Opinión Jurídica : 022 - del 15/02/2022
15 de febrero 2022
PGR-OJ-022-2022
Licenciada
Daniella Agüero Bermúdez
Jefe de Área
Comisiones Legislativas VII
Asamblea Legislativa
Estimada señora:
Con
aprobación del señor Procurador General de la República nos referimos a su
oficio AL-CJ-22306-0228-2021 del 18 de agosto de 2021, mediante el cual
solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma de los
artículos 18, 19 y 20 y adición de un artículo 20 bis a la Ley de patentes de
invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867 del
25 de abril de 1983, Ley para actualizar la regulación sobre licencias
obligatorias en beneficio de la salud pública”, el cual se tramita bajo el
número de expediente 22.306, en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.
Previamente
debemos señalar que, de conformidad con las atribuciones dispuestas en la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República, este órgano asesor
únicamente está facultado para ejercer su función consultiva rindiendo los
criterios legales que le solicite la Administración Pública. Consecuentemente,
la Asamblea Legislativa sólo está legitimada para consultar cuando lo haga en
ejercicio de potestades administrativas,
pero no cuando se trata del ejercicio de su función legislativa.
A pesar de lo anterior, en un afán de colaboración con la importante
labor que desempeñan las señoras y señores diputados, hemos acostumbrado
atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus
diputados, advirtiendo que se trata de criterios jurídicos no vinculantes sobre
determinados proyectos de ley o en relación con la función de control político.
Indicado lo
anterior con relación al presente
proyecto de ley, debemos señalar, además, que el plazo de ocho días concedido
no vincula a esta Institución, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de
los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa
(consulta al Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el
Poder Judicial o una institución autónoma).
I. OBJETO DEL
PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley
tiene como objetivo reformar los artículos 18, 19 y 20 y adicionar el artículo
20 bis a la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 y, con ello, ordenar, actualizar y
modernizar las regulaciones sobre licencias obligatorias contenidas en dicha
ley, con la finalidad de fortalecer la protección del derecho humano a la salud
y facilitar el acceso oportuno a los medicamentos para toda la población
costarricense.
Conforme la exposición de
motivos, hoy más que nunca se hace visible la necesidad de que el Estado
costarricense cuente con todos los instrumentos disponibles en el ordenamiento
jurídico internacional para proveer oportunamente a toda su población de nuevos
medicamentos en condiciones adecuadas de cantidad y calidad. Por ende, con este
proyecto se busca incorporar expresamente en nuestra legislación la protección
de la salud pública, incluyendo el acceso a las medicinas, como causal o motivo
que justifica el otorgamiento de licencias obligatorias, en concordancia con
los principios derivados de la Declaración de Doha y las recomendaciones de
varios proyectos de “leyes modelo”, elaboradas por expertos internacionales,
sobre las diversas alternativas que existen para materializar dichos principios
en las legislaciones nacionales.
Al respecto, la exposición de
motivos señala:
“… El
monopolio temporal en la producción y comercialización de un producto que se
confiere través de las patentes de invención se suele justificar en la
necesidad de retribuir e incentivar las inversiones en investigación y
desarrollo requeridas para desarrollar nuevos productos de utilidad para la
población, actividades que implican costos y riesgos elevados. Sin embargo, también se contraargumenta que
dicho monopolio implica un poder excesivo para su titular en la fijación de los
precios de los productos patentados y en la limitación de la competencia de
productos genéricos, lo que, a su vez, se ha traducido en precios excesivos
para las personas consumidoras y ganancias desmedidas para el titular de la
patente, superando con creces los costos de la inversión inicial. Además, la
evidencia empírica muestra que endurecer la regulación sobre patentes no
necesariamente ha aumentado el potencial innovador…”
Partiendo
de ello, procederemos a analizar el fondo del proyecto de ley sometido a nuestra consideración.
II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y
DE DERECHO INTERNACIONAL DEL PROYECTO DE LEY
El
artículo 47 de la Constitución Política señala que todo autor, inventor,
productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su
obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.
Con
fundamento en lo anterior, el inventor ostenta el derecho de patente, la cual
deberá ser registrada ante el Registro de la Propiedad Industrial, a fin de que
pueda explotarla en forma exclusiva (salvo las concesiones de licencias
obligatorias dispuestas en la Ley N° 6867) durante el plazo de 20 años
–en principio-, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud
en el Registro de la Propiedad Industrial o, para el caso de patentes
tramitadas bajo el Tratado de cooperación en materia de patentes, desde la
fecha de la presentación internacional (artículos 3, 16.1 y 17.1 de la Ley N°
6867, Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de
utilidad).
No
obstante lo anterior, conforme los artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 6867, el
Registro de la Propiedad Industrial, a solicitud de cualquier persona, podrá
otorgar concesiones de licencias obligatorias por falta o insuficiencia de
explotación industrial, en caso de patentes dependientes, por prácticas
anticompetitivas, y por utilidad pública (precisamente el presente proyecto de
ley está planteando reformar estos tres numerales).
Recordemos
que, las licencias obligatorias, son concebidas como aquellas que se obtienen
sin autorización del titular del derecho de patente, para atender las
situaciones que señala la normativa y sujetas a determinadas condiciones. (Voto
2011-12516 de las 15:23 horas del 14 de setiembre de 2011 de la Sala
Constitucional)
Conforme
se aprecia, a través de la Ley N° 6867, Ley de patentes de invención, dibujos y
modelos industriales y modelos de utilidad, se establecieron límites al derecho
constitucional que ostenta un inventor para explotar su invención de forma
exclusiva, en casos donde exista una falta o insuficiencia de explotación
industrial, por prácticas anticompetitivas, medie utilidad pública, entre
otras, en cuyos casos, se podrá autorizar su explotación a favor de terceros.
En
concordancia con lo anterior, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (aprobado por la
Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994), autoriza a los países
miembros para establecer sus propias condiciones a las licencias, las
excepciones a los derechos exclusivos conferidos por una patente y las
disposiciones a seguir. Al respecto, los artículos 21, 30 y 31 de este Acuerdo
señalan:
“Artículo 21. Licencias
y cesión
Los Miembros podrán establecer las condiciones para
las licencias ...”
“Artículo 30. Excepciones de los
derechos conferidos
Los
Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos
conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten
de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen
un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente,
teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.
Artículo 31.
Otros usos sin autorización del titular de los derechos.
Cuando
la legislación de un Miembro permita otros usos (7) de la materia de
una patente sin autorización del titular de los derechos, incluido el uso por
el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, se observarán las
siguientes disposiciones:
*
(7) La expresión "otros usos" se refiere a los usos
distintos de los permitidos en virtud del artículo 30.
a)
la autorización de dichos usos será considerada en función de sus
circunstancias propias;
b)
sólo podrán permitirse esos usos cuando, antes de hacerlos, el potencial
usuario haya intentado obtener la autorización del titular de los derechos en
términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no hayan surtido
efecto en un plazo prudencial. Los Miembros podrán eximir de esta obligación en
caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en
los casos de uso público no comercial. Sin embargo, en las situaciones de
emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia el titular de
los derechos será notificado en cuanto sea razonablemente posible. En el caso
de uso público no comercial, cuando el gobierno o el contratista, sin hacer una
búsqueda de patentes, sepa o tenga motivos demostrables para saber que una
patente válida es o será utilizada por o para el gobierno, se informará sin
demora al titular de los derechos;
c)
el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los que hayan
sido autorizados y, si se trata de tecnología de semiconductores, sólo podrá
hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una
práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o
administrativo;
d)
esos usos serán de carácter no exclusivo;
e)
no podrán cederse esos usos, salvo con aquella parte de la empresa o de su
activo intangible que disfrute de ellos;
f)
se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del
Miembro que autorice tales usos;
g)
la autorización de dichos usos podrá retirarse a reserva de la protección
adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido
autorización para esos usos, si las circunstancias que dieron origen a ella han
desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. Las autoridades competentes
estarán facultadas para examinar, previa petición fundada, si dichas
circunstancias siguen existiendo;
h)
el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las
circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la
autorización;
i)
la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos
estará sujeta a revisión judicial u otra revisión independiente por una
autoridad superior diferente del mismo Miembro;
j)
toda decisión relativa a la remuneración prevista por esos usos estará sujeta a
revisión judicial u otra revisión independiente por una autoridad superior
diferente del mismo Miembro;
k)
los Miembros no estarán obligados a aplicar las condiciones establecidas en los
apartados b) y f) cuando se hayan permitido esos usos para poner remedio a
prácticas que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya
determinado que son anticompetitivas. La necesidad de corregir las prácticas
anticompetitivas se podrá tener en cuenta al determinar el importe de la
remuneración en esos casos. Las autoridades competentes tendrán facultades para
denegar la revocación de la autorización si resulta probable que las
condiciones que dieron lugar a esa autorización se repitan;
l)
cuando se hayan autorizado esos usos para permitir la explotación de una
patente ("segunda patente") que no pueda ser explotada sin infringir
otra patente ("primera patente"), habrán de observarse las siguientes
condiciones adicionales:
i)
la invención reinvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance
técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la
invención reinvindicada en la primera patente;
ii)
el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en
condiciones razonables para explotar la invención reinvindicada en la segunda
patente; y
iii)
no podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la
segunda patente.”
Por
otro lado, propiamente sobre el tema de salud pública, la Declaración de Doha
relativa al acuerdo ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de
2001 por los miembros de la OMC, reconocieron la gravedad de los problemas de
salud pública; que la protección de la propiedad intelectual es importante para
el desarrollo de nuevos medicamentos; las preocupaciones sobre los precios; y
afirmaron que dicho Acuerdo puede y debe ser interpretado y aplicado de una
manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud
pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.
En
virtud de lo anterior, reconocieron las siguientes flexibilidades:
“5
(…)
b)
Cada Miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad
de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.
c)
Cada Miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia
nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido que las
crisis de salud pública, incluidas las relacionadas con el VIH/SIDA, la
tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, pueden representar una emergencia
nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.
d)
El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes
al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro
en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin
impugnación (…)”
A
partir de estos instrumentos internacionales, la Sala Constitucional ha
señalado que, basta con que existan dichos instrumentos para atenuar el impacto
del posible aumento de precios de los medicamentos y garantizar su efectivo
acceso, sin que esto implique un descuido el derecho constitucional del
inventor. Al respecto, argumentó lo siguiente:
“(…)
Aun cuando la Defensoría critica el mecanismo de “licencias obligatorias” por
cuanto señala que no se ha definido la forma en que los Estados deberán
declarar la “emergencia nacional” para utilizarlas, ello no es más que una
ventaja para nuestro país, pues tiene un mayor grado de discrecionalidad
siempre y cuando esté amparado en razones objetivas. Por supuesto dichas
medidas deben ser necesarias y fundamentadas de cara al interés público, pues
de lo contrario se estaría limitando derechos de rango constitucional
(propiedad intelectual) sin que exista justificación. Ello evidencia
amplias facultades otorgadas al Estado costarricense, para adoptar medidas en caso
que estime que se está ocasionando un perjuicio al sistema de salud brindado
por la Caja Costarricense de Seguro Social, y de ahí radica la importancia de
que asuma su compromiso respetuoso de los derechos fundamentales de las
personas (…)” (Voto Nº 2007-9469 de
las 10:00 horas del 3 de julio de 2007 de la Sala Constitucional)
Posteriormente,
la Sala Constitucional conoció la consulta legislativa preceptiva de
constitucionalidad sobre el proyecto de ley "Aprobación del Protocolo por
el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC", expediente legislativo
16.947, cuyo objetivo fue lograr, en el caso específico de las patentes
farmacéuticas, una mayor flexibilidad para que los países cuyas capacidades en
el sector farmacéutico fueran insuficientes o inexistentes, pudieran hacer uso
efectivo de las licencias obligatorias para medicamentos patentados, con
arreglo del Acuerdo sobre los ADPIC. En esta ocasión, la Sala concluyó:
“…
En suma, a través de esta enmienda se propone asegurar que los países
beneficiados puedan importar medicamentos sin menoscabo de los sistemas de
patentes. Por lo expuesto, se trata de un instrumento del Derecho
Internacional Público que no resulta contrario con los valores y principios
constitucionales básicos del Derecho de la Constitución, así resulta
sustancialmente conforme con el parámetro de constitucionalidad… (Voto 2011-12516 de las 15:23 horas del 14 de
setiembre de 2011 de la Sala Constitucional)
En
consecuencia, la Sala Constitucional ha aceptado que los instrumentos
internaciones suscritos por el país, los cuales tiene como objetivo disminuir
el impacto del posible aumento de precios de los medicamentos y garantizar su
acceso, no transgreden el derecho constitucional del inventor. Ergo, las
licencias obligatorias para medicamentos patentados resultan conformes a los
valores y principios constitucionales.
Con
fundamento en lo anterior, la intención del presente proyecto de ley, para
actualizar la legislación
sobre el tema de licencias
obligatorias, con la finalidad de fortalecer la protección del derecho humano a
la salud y facilitar el acceso oportuno a los medicamentos para toda la
población costarricense, es una atribución con la que cuenta el legislador y
que no resulta inconstitucional ni contraria a los compromisos internacionales
que ha asumido nuestro país, siempre y cuando sea ejercida esta competencia de
manera razonable, sin atentar de
manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causar un
perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente,
tal como se autoriza en los instrumentos internacionales comentados.
Finalmente, es importante advertir que, nuestro pronunciamiento
sobre el proyecto de ley no abarca la posibilidad de referirnos a temas de
oportunidad y conveniencia, lo cual escapa de nuestra competencia consultiva y
debe ser valorado por el legislador dentro de su ámbito
de discrecionalidad. Dicho lo anterior, procederemos a analizar
el articulado de la iniciativa.
III. OBSERVACIONES SOBRE EL ARTICULADO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley que se consulta, tal como indicamos, pretende reformar la Ley de Patentes
Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 del 25
de abril de 1983, para actualizar la regulación sobre licencias obligatorias en
beneficio de la salud pública.
Partiendo de ello,
procederemos a analizar el articulado propuesto, reiterando que la
competencia asesora reconocida legalmente a esta Procuraduría, no nos faculta
para pronunciarnos sobre la oportunidad y conveniencia del proyecto de ley,
pues tal aspecto debe ser valorado por el legislador dentro de su ámbito de
discrecionalidad. Por tanto, únicamente emitiremos observaciones generales,
desde el punto de vista jurídico, de constitucionalidad o de técnica
legislativa, sobre aquellos artículos que ameriten algún tipo de discusión.
Asimismo,
debemos advertir que omitimos hacer un análisis de Derecho Comparado en materia
de licencias obligatorias (caso de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Israel
y Brasil), pues ello está muy bien desarrollado en la exposición de motivos del
proyecto de ley, por lo que, con la intención de no ser reiterativos, nos
limitaremos a realizar las observaciones puntuales sobre el articulado
propuesto, en los términos indicados.
a)
Análisis del artículo 1
El
artículo 1 del proyecto plantea modificar los artículos 18, 19 y 20 de la Ley
de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad,
Nº 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas.
A continuación, nos permitimos transcribir ambas versiones
del texto para un mayor detalle:
|
Ley No. 6867 |
Texto del
proyecto de ley |
|
Artículo 18.- Falta o insuficiencia de explotación
industrial. 1.- La concesión de una patente conlleva la obligación
de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el
mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres
años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años,
contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más
largo. Tampoco podrá interrumpirse la explotación por más de un año.
3.- Para efectos del
5. Vencidos los plazos a que se refiere el 6.- La autorización de las 7.- El Registro de la Propiedad Industrial
8.- Si se interpone recurso contra la decisión que
otorga la licencia obligatoria, el reclamo no impedirá la explotación al
licenciatario ni interrumpirá los plazos que estén transcurriendo. Tampoco
impedirá al titular de la patente percibir las regalías determinadas por 9.- La concesión y las condiciones de las licencias
obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las
partes, a petición de una de ellas, de oficio por
10.- Las licencias obligatorias no serán exclusivas |
Artículo 18- Falta
o insuficiencia de explotación industrial. 1-La concesión de una patente conlleva la obligación
de explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el
mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres
años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años,
contados a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más
largo. Tampoco podrá interrumpirse la
explotación por más de un año. 2-Para efectos del inciso anterior del
presente artículo, se considerarán formas de explotación, entre otras, la
producción local y la importación lícita de productos. 3-Vencidos los plazos a que se refiere el inciso
1 de este artículo, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una
licencia obligatoria por falta de explotación, durante el año siguiente. En caso de que la concesión de la licencia
obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la patente, se
declarará la caducidad de la patente.
Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá
entablarse antes de la expiración de un plazo de dos años, contado a partir
de la concesión de la primera licencia obligatoria. |
|
Artículo 19.- Licencias obligatorias
1.- Si la invención reivindicada en una patente no
puede explotarse industrialmente en el país sin infringir una patente
anterior a) La
invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico
relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención
reivindicada en la primera patente. b) El
titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en
condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda
patente. c) No
podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la
segunda patente.
B.-
a) La
fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados. b) La
falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables. c) El
entorpecimiento de actividades comerciales o productivas. |
Artículo 19- Licencias
obligatorias. Las licencias obligatorias facultan a un tercero
a utilizar o explotar una invención patentada sin la autorización de su
titular o licenciatario. Se concederán
licencias obligatorias no exclusivas en cualquiera de los supuestos
siguientes: 4-Cuando lo exijan razones calificadas y
debidamente motivadas de extrema urgencia o emergencia nacional
u otras razones de interés público o utilidad pública, incluyendo
razones de seguridad nacional; 5-Cuando haya razones de salud pública que lo
requieran, por ejemplo para asegurar la disponibilidad de medicamentos
esenciales para la población o cuando sea requerido por la Caja Costarricense
del Seguro Social, mediante solicitud debidamente motivada, para suministrar
a la población bienes y servicios necesarios para garantizar su derecho a la
salud pública y la seguridad social; 6-Cuando la patente no sea explotada o sea
insuficientemente explotada en el país según lo dispuesto en el artículo 18
de esta ley; 7-Para remediar prácticas anticompetitivas,
cuando la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) determine que
el titular o el licenciatario de la patente ha incurrido en dichas
prácticas. Para estos efectos,
se considerarán prácticas anticompetitivas, entre otras, las siguientes: a) La
fijación de precios excesivos o discriminatorios de los productos patentados. b) La
falta de abastecimiento del mercado en condiciones comerciales razonables. c) El
entorpecimiento de actividades comerciales o productivas. d) Las
prácticas monopolísticas tipificadas en la Ley N.° 7472, Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 y
sus reformas. 8-En el caso de patentes dependientes, si la invención reivindicada en una patente no
puede explotarse industrialmente en el país sin infringir una patente
anterior o cuando la explotación o explotación eficiente de cualquier otra
invención patentada se encuentre impedida, o injustificablemente comprometida
sin infracción de otra patente y el titular de esa patente se haya negado a
conceder una licencia voluntaria en términos y condiciones comerciales
razonables; se otorgará una licencia obligatoria, a petición del titular
de la segunda patente, de su licenciatario o el beneficiario de una licencia
obligatoria sobre la patente posterior, con sujeción a las siguientes
condiciones: a) La
invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico
relevante, de importancia económica considerable con respecto a la invención
reivindicada en la primera patente. b) El
titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en
condiciones razonables, para explotar la invención reivindicada en la segunda
patente. c) No
podrá cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesión de la
segunda patente. (Este inciso 8 está incluido en el artículo 19, B.1
y A.1 de la Ley vigente) |
|
1.- Cuando lo exijan razones calificadas de extrema
urgencia, interés público, emergencia o seguridad nacional, 2.-
|
Artículo 20- Términos
y condiciones de las licencias obligatorias. 1- Las licencias
obligatorias se podrán conceder para producir en el país o para importar el
producto patentado o un producto obtenido directamente mediante un
procedimiento patentado. Dichas
licencias se extenderán a las patentes relativas a los componentes y
procesos que permitan la explotación de la invención. El uso de las licencias obligatorias se
destinará principalmente al abastecimiento del mercado interno, salvo en los
casos de licencias por prácticas anticompetitivas, según lo dispuesto en el
inciso 4) del artículo 19 de esta Ley. (Este inciso está contenido en el artículo 18.6 de la Ley vigente) 2- Se concederá una licencia obligatoria cuando el solicitante tenga la
capacidad suficiente para explotar la invención patentada y, salvo los
casos previstos en los incisos 1), 2) y 4) del artículo 19, si ha
intentado obtener la autorización del titular de los derechos, en términos y
condiciones comerciales razonables, y si estos intentos no han surtido
efectos favorables dentro de los siguientes términos: (Este inciso está contenido en el
artículo 18.6 de la Ley vigente) a) El plazo fijado en el inciso 1) del artículo 18
para el caso de falta o insuficiencia de explotación industrial. b) Un plazo de 150 días contado desde la fecha de la
solicitud cuando se trate de patentes dependientes, según el inciso 5) del
artículo 19. c) En los casos previstos en los incisos 1), 2) y 4)
del artículo 19 no se requerirá solicitud previa de autorización al titular o
licenciatario de la patente. Sin
embargo, el titular del derecho será notificado tan pronto como sea
razonablemente factible. 3- El titular o licenciatario de una invención
patentada sometida a una licencia obligatoria tendrá derecho a percibir una
remuneración por parte del titular de dicha licencia, salvo que la licencia
obligatoria haya sido otorgada para remediar prácticas anticompetitivas, en
cuyo caso la remuneración podrá reducirse, limitarse o excluirse del todo,
según lo resuelto por la Comisión para Promover la Competencia, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 4) del artículo 19 de esta Ley.
Igualmente, cuando una licencia obligatoria sea explotada directamente por el
Estado o por un ente público, estos deberán compensar al titular de la
patente, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 20
bis de esta Ley. La remuneración de una licencia obligatoria se determinará
en forma de porcentaje sobre las ventas netas, tomando en cuenta las
circunstancias particulares de cada caso, el valor de la licencia en el
mercado interno pertinente y las tasas medias de regalías que suelen ser
abonadas en el sector o rama a la que pertenezca la invención, así como los
factores humanitarios, de salud pública o no comerciales pertinentes para la
concesión de la licencia. 4- La licencia se concederá por el período de
vigencia restante de la patente, a menos que el interés público justifique un
plazo más corto. 5- Las licencias obligatorias no serán
exclusivas. Tampoco podrán ser cedidas
o transferidas a terceros, ni siquiera bajo la forma una sublicencia, salvo
con una parte de la misma empresa o el establecimiento mercantil que explote
esa licencia. 6- Los licenciatarios estarán obligados a explotar la
licencia dentro del plazo de un año, a partir de la fecha en que se
otorgue y no podrán suspender la explotación por un período mayor, so pena de
que la licencia concedida quede revocada de pleno derecho. (Este
inciso está contenido en el artículo 18.10 de la Ley vigente) |
La
primera observación que debemos realizar es de técnica legislativa, en tanto,
la numeración de los incisos contenidos en el artículo 19 del proyecto inician
en el número 4, lo cual deberá corregirse y, en consecuencia, se recomienda
revisar las referencias que al respecto hacen los numerales 20.1, 20.2, 20.2.a)
y c), y 20.3.
Ahora
bien, como parte de las novedades, el artículo 19 del proyecto, permitiría el
otorgamiento de licencias obligatorias por razones de salud pública, por
ejemplo, para asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales para la
población o cuando sea requerido por la CCSS, mediante solicitud debidamente
motivada, para suministrar a la población bienes y servicios necesarios para
garantizar su derecho a la salud pública y la seguridad social.
Además,
para efectos de conceder estas licencias obligatorias, el artículo 19.7.d del
proyecto calificaría como “prácticas anticompetitivas” aquellas prácticas
monopolísticas tipificadas en la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor[1].
Al
respecto, debemos señalar que estos aspectos se enmarcan dentro del ámbito de
discrecionalidad del legislador y son acordes con la normativa ya comentada,
sobre lo cual no tenemos observaciones.
b)
Análisis del artículo 2
El
artículo 2 del proyecto propone adicionar un nuevo artículo 20 bis a la Ley de
Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, Nº
6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas.
A
continuación, se transcribe dicha propuesta, cuyo texto subrayado es el contenido
novedoso:
“Artículo
20 bis- Procedimientos para la concesión de licencias obligatorias.
1-El
Registro de la Propiedad Industrial será la
autoridad competente para tramitar y resolver sobre el otorgamiento de las
licencias obligatorias en los casos previstos en los incisos 3), 4) y 5) del
artículo 19 de esta Ley. El
procedimiento iniciará con la solicitud de la parte interesada, que deberá
aportar las pruebas pertinentes que respalden su gestión. El Registro
de la Propiedad Industrial tendrá un plazo de noventa
días naturales, contados a partir de la presentación de la solicitud con toda la
documentación requerida, para decidir sobre la concesión o no de una licencia
obligatoria, previa audiencia a las partes.
De concederla, determinará las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y duración a los fines autorizados, y
la remuneración económica
que recibirá el titular de los derechos. (Este inciso se encuentra comprendido en el
artículo 18.7 de la Ley actual)
2-Cuando se trate de licencias obligatorias por prácticas
anticompetitivas, el procedimiento se activará con lo notificación de la
resolución final de la Comisión para Promover la Competencia sobre la existencia
de dichas prácticas y la necesidad de licencias obligatorias para
remediarlas. En estos casos, el criterio
técnico de la Comisión para Promover la Competencia será vinculante para el
Registro de la Propiedad Industrial.
3-Las licencias obligatorias por motivos de utilidad pública o para
proteger la salud pública, de conformidad con los incisos 1) y 2) del artículo
19 de esta Ley, serán otorgadas por el Poder Ejecutivo, mediante decreto
ejecutivo debidamente motivado. Estas
licencias podrán ser otorgadas en cualquier momento sobre una invención
patentada o en trámite de patentamiento, para que la invención sea utilizada o
explotada directamente por un ente público o por terceros autorizados por el
Poder Ejecutivo. El titular de la
patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente
posible. Cuando se trate de licencias
para proteger la salud pública, la Caja Costarricense del Seguro Social estará
legitimada para solicitar la aplicación de la licencia obligatoria y deberá
contarse con el criterio técnico del Ministerio de Salud.
En el decreto ejecutivo que otorgue una licencia obligatoria el Poder
Ejecutivo deberá definir los términos y condiciones de dicha licencia y
determinará, con base en un avalúo o estudio técnico y de conformidad con los
parámetros establecidos en el numeral 20.3 de esta Ley, el monto de
compensación o remuneración económica que devengará el titular o licenciatario
de la patente.
4- Si se
interpone recurso contra la decisión que otorga la licencia obligatoria, el
reclamo no impedirá la explotación al licenciatario ni
interrumpirá los plazos que estén transcurriendo. Tampoco impedirá al titular de la patente
percibir las regalías determinadas por la autoridad competente, por la
parte no reclamada. En caso de que el
titular o licenciatario de la patente se encuentre disconforme con el monto
de la remuneración económica por la licencia obligatoria definida por la
autoridad administrativa competente, podrá acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa a fin de revisar el monto de dicha remuneración. Sin embargo, este reclamo no suspenderá la
licencia obligatoria ni su utilización o explotación por el respectivo
licenciatario, quien deberá cancelar la remuneración definida por la autoridad
competente, sin perjuicio de ulteriores ajustes o modificaciones que sean
definidos en la vía judicial. (Este inciso se encuentra comprendido en los artículos 18.8 y 20.2
de la Ley actual)
5- La concesión y las condiciones de
las licencias obligatorias podrán ser modificadas en cualquier momento por
acuerdo de las partes, a petición de una de ellas, o de oficio por la autoridad competente cuando lo justifiquen
hechos nuevos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda
licencia a terceros en condiciones más favorables que las establecidas en la
licencia obligatoria. Asimismo, la
autorización de las licencias obligatorias
podrá cancelarse a reserva de los intereses legítimos de quienes hayan recibido
la autorización, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no
es probable que vuelvan a surgir.
La autoridad competente examinará, previa petición fundada, si dichas
circunstancias siguen existiendo; además, tendrá facultades para denegar la
revocación de la autorización, si resulta probable que se repitan las
condiciones que dieron lugar a esa autorización.” (Este inciso se encuentra comprendido en el
artículo 18.9 de la Ley actual)
En
primer término, se recomienda revisar la referencia que se hace sobre el
artículo 19, en virtud de que la numeración de sus incisos inicia en el número
4.
Por otro lado, es
importante indicar que el artículo 20 bis estaría incorporando en la Ley Nº
6867 el procedimiento que deberá seguirse para la concesión de licencias
obligatorias, tomando en consideración aspectos como, solicitud del interesado,
audiencia a las partes, remuneración e inconformidad con el monto, recursos,
entre otros.
Se establece la competencia
del Registro de la Propiedad Industrial para tramitar y resolver sobre el
otorgamiento de las licencias obligatorias en los casos donde la patente no sea
explotada o sea insuficientemente explotada en el país; cuando se trate de
remediar prácticas anticompetitivas y patentes dependientes. En el caso
específico de licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas, el
procedimiento se activará con la notificación de la resolución final de la
Comisión para Promover la Competencia.
En caso de otorgarse, el
Registro tendrá la obligación de informar las condiciones bajo las cuales la
otorga, limitando el alcance, duración y remuneración económica a favor del
titular de los derechos.
Asimismo, conforme este
artículo 20 bis, el otorgamiento de las licencias obligatorias cuando medien
razones calificadas, de extrema urgencia o emergencia nacional u otras razones
de interés público o utilidad pública, incluyendo razones de seguridad
nacional, y por razones de salud pública, será competencia del Poder Ejecutivo
por medio de un decreto ejecutivo debidamente motivado (deberá contener los
términos, condiciones y el monto de la compensación -a partir de un avalúo o
estudio técnico-).
Por
otro lado, este artículo prevé la posibilidad de recurrir la decisión que
otorga la licencia obligatoria y, en caso que esté disconforme con el monto de
la remuneración económica, el titular podrá acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa a fin de revisar el monto. En ambos supuestos,
señala el proyecto que no se suspenderá o se impedirá la explotación al
licenciatario ni interrumpirá los plazos.
Finalmente,
se indica que la concesión y las condiciones de las licencias obligatorias
podrán ser modificadas en cualquier momento por acuerdo de las partes, a
petición de una de ellas o de oficio por la autoridad competente.
Lo
anterior se enmarcan dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador,
sobre lo cual no tenemos observaciones.
IV. Consideración final
Dada las obligaciones que el proyecto de ley
impone, se recomienda
consultarlo al Registro de la Propiedad Industrial y valorar su
criterio técnico.
V. CONCLUSIÓN
De lo expuesto podemos
llegar a las siguientes conclusiones:
a) El presente proyecto de ley
tiene como objetivo reformar los artículos 18, 19 y 20 y adicionar el artículo
20 bis a la Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, N° 6867 del 25 de abril de 1983 y, con ello, ordenar, actualizar y
modernizar las regulaciones sobre licencias obligatorias, con la finalidad de
fortalecer la protección del derecho humano a la salud y facilitar el acceso
oportuno a los medicamentos para toda la población costarricense;
b) El contenido del proyecto de
ley es una atribución con la que cuenta el legislador, la cual no resulta
inconstitucional ni contraria a los compromisos internacionales que ha asumido
nuestro país en el tema de protección a la propiedad
industrial y el otorgamiento de licencias obligatorias;
c)
Se recomienda consultar el proyecto de ley al
Registro de
la Propiedad Industrial y valorar su criterio técnico;
d) Los aspectos regulados en el
proyecto de ley, son de oportunidad y conveniencia, sin embargo, se recomienda
de manera respetuosa valorar las observaciones de técnica legislativa aquí
señaladas.
Atentamente,
Silvia Patiño Cruz Yolanda
Mora Madrigal
Procuradora
Abogada de la
Procuraduría
SPC/YMM/cpb
[1] Artículo 11- Prácticas monopolísticas
absolutas. Las prácticas monopolísticas absolutas son los
actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones entre
agentes económicos competidores actuales o potenciales entre sí, con cualquiera
de los siguientes propósitos: a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio
de compra o venta al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en
los mercados. b) Establecer la obligación de adquirir, producir, procesar,
distribuir o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o
la prestación de un número, un volumen o una frecuencia restringida o limitada
de servicios. c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos
de un mercado, actual o futuro, en razón de la clientela, los proveedores, los
tiempos, las zonas geográficas, o los espacios determinados o determinables. d)
Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la abstención en las
licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicos. e) Rehusarse
a comprar o a vender bienes o servicios. f) Intercambiar información con alguno
de los objetos o efectos a que se refieren los anteriores incisos. Para la
aplicación de este artículo, la Comisión para Promover la Competencia, de
oficio o a instancia de parte, ejercerá el control y la revisión del mercado,
prestando especial atención a aquellos en que los suplidores sean pocos. Los
actos a los que se refiere este artículo serán nulos de pleno derecho y se
sancionarán, conforme a esta ley, a los agentes económicos que incurran en
ellos.
Artículo 12°.-Prácticas monopolísticas relativas. Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13,
14 y 15 de esta ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas los
actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo
objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del
mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de
ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:
a) La fijación, la
imposición o el establecimiento de la compra, venta o distribución exclusiva de
bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por
períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la
asignación de clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean
competidores entre sí. b) La
imposición del precio o las demás condiciones que debe observar un distribuidor
o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios. c) La venta o la transacción
condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar otro bien o servicio
adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la reciprocidad. d) La venta, la transacción o el
otorgamiento de descuentos o beneficios comerciales, sujetos a la condición de
no usar, adquirir, vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y
normalmente ofrecidos a terceros.e) La
concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para
ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de
disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a
actuar en un sentido específico. f) La
producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a
su costo medio por períodos prolongados y cuando existan indicadores de que las
pérdidas pueden ser recuperadas mediante aumentos futuros de precios, salvo el
caso de las promociones o la introducción de productos nuevos a precios
especiales. g) Rehusarse injustificadamente
a vender bienes o servicios normalmente ofrecidos a terceros. h) La imposición de diferentes
precios o diferentes condiciones de compra o venta para compradores o
vendedores situados en igualdad de condiciones. i) Las acciones injustificadas para incrementar los costos u
obstaculizar el proceso productivo de algún competidor. j) El condicionamiento, la imposición o cualquier acto
tendiente a exigirle a un agente económico el cambio, la modificación o la
sustitución de su marca comercial como requisito para comercializar sus bienes
o servicios, así como exigirle la producción de bienes o servicios idénticos o
similares a los ofrecidos por este con una marca impuesta distinta de la suya. k) En general, todo acto
deliberado que induzca la salida de competidores del mercado o evite su
entrada. l) El
condicionamiento de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no
guarden relación con el objeto de dichos contratos. m) Imponer, bajo la amenaza de ruptura de las
relaciones comerciales, condiciones de pago u otras condiciones de tipo
comerciales no reconocidas en las costumbres comerciales. Para determinar si
estas prácticas son sancionables, la Comisión deberá analizar y pronunciarse
sobre las pruebas que aporten las partes tendientes a demostrar los
efectos procompetitivos o la mayor eficiencia en el mercado derivada
de sus acciones. n) El establecimiento de subsidios cruzados
entre diferentes bienes o servicios ofrecidos por el agente económico. ñ) La
diferencia negativa o insuficiente entre el precio que un proveedor integrado
verticalmente cobra a sus competidores por un insumo, y el precio al que vende
a sus clientes un bien o servicio para el cual dicho insumo sea esencial, de
forma tal que impida a un competidor igualmente eficiente subsistir en el
mercado o competir de forma efectiva.
PGR-OJ-022-2022
PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES
DE INVENCIÓN. PATENTES FARMACÉUTICAS. LICENCIAS OBLIGATORIAS. DERECHO A LA
SALUD.
La señora Daniella
Agüero Bermúdez, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas VII, solicita
nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma de los artículos
18, 19 y 20 y adición de un artículo 20 bis a la Ley de patentes de invención,
dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, No. 6867 del 25 de abril
de 1983, Ley para actualizar la regulación sobre licencias obligatorias en
beneficio de la salud pública”, el cual se tramita bajo el número de expediente
22.306, en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.
Mediante la opinión jurídica PGR-OJ-022-2022
del 15 de febrero de 2022, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora y
Yolanda Mora Madrigal, abogada de la Procuraduría, se concluyó lo siguiente:
a) El
presente proyecto de ley tiene como objetivo reformar los artículos 18, 19 y 20
y adicionar el artículo 20 bis a la Ley de Patentes Invención, Dibujos y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867
del 25 de abril de 1983 y, con ello, ordenar, actualizar y modernizar las
regulaciones sobre licencias obligatorias, con la finalidad de fortalecer la
protección del derecho humano a la salud y facilitar el acceso oportuno a los
medicamentos para toda la población costarricense;
b) El
contenido del proyecto de ley es una atribución con la que cuenta el
legislador, la cual no resulta inconstitucional ni contraria a los compromisos
internacionales que ha asumido nuestro país en el tema de protección
a la propiedad industrial y el otorgamiento de licencias obligatorias;
c)
Se
recomienda consultar el proyecto de ley al Registro de la Propiedad Industrial y
valorar su criterio técnico;
d) Los
aspectos regulados en el proyecto de ley, son de oportunidad y conveniencia,
sin embargo, se recomienda de manera respetuosa valorar las observaciones de
técnica legislativa aquí señaladas.