Dictamen : 260 - del 09/09/2021

09 de setiembre del 2021

PGR-C-260-2021

Señora

Fiorella Salazar Rojas

Ministra

Ministerio de Justicia y Paz

Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta al oficio n.° MJP-DM-282-2020 del 5 de mayo del año en curso – recibido el día 11 siguiente –, en cuya virtud solicita el dictamen sobre la procedencia de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n.° 284748 correspondiente a la marca “ESCAFE´S CAFÉ DOTA TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE”, propiedad del señor xxx.

I. ANTECEDENTES

De las piezas que componen el expediente administrativo n.° RPI-01-2020 que se nos remitió con su gestión, el cual se compone de dos legajos, el primero con 41 folios (expediente administrativo), y el segundo, de 26 folios (Legajo de pruebas), consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

1. El 22 de enero de 2019 el Registro Nacional procedió con la inscripción de la denominación de origen “TARRAZÚ (DISEÑO)” bajo el número de registro 276883, para proteger en clase 47 internacional el café producido exclusivamente en los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés, cuyo titular registral es el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, cédula jurídica 3-007-056295, y el Consejo Regulador designado es la Asociación Consejo Administrador de Origen Tarrazú, cédula jurídica 3-002-728487 (folios 23 a 26 del Legajo de Prueba).

2. El 6 de agosto del 2019 el señor xxx en su condición personal presentó la solicitud de inscripción de la marca “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)” para proteger y distinguir café en clase 30 internacional, bajo el expediente n.°2019-7100. (folios 1 a 3 del Legajo de Prueba).

3. Que mediante resolución de las 15:15:19 horas del 16 de agosto de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial ordenó la publicación del edicto de Ley por tres veces en la Gaceta, referente al signo “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)” en clase 30 internacional (folios 4 al 7 del Legajo de Prueba).

4. Que el edicto correspondiente a la solicitud 2019-7100 se publicó en las Gacetas números 183, 184 y 185 de los días 27 y 30 de setiembre, y 1 de octubre de 2019 (folios 8 y 13 del Legajo de prueba).

5. Que en fecha 4 de diciembre de 2019, se procedió con la inscripción del signo “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)” en clase 30 internacional (Café), bajo el número de registro 284748 (folios 15, 21 y 22 del Legajo de Prueba).

6. El 26 de agosto de 2020 se presentó una gestión de nulidad en contra del registro de marca anterior por parte del señor xxx actuando en lo personal y como presidente del Consejo Regulador Origen-Tarrazú al estimar que “fue presentada posteriormente a la fecha de la solicitud planteada por el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazu (sic) y no está acorde con el principio de prelación ni los artículos 7 y 8 de la ley 7978” (folio 17 del Legajo de Prueba).

7. El 28 de octubre de 2020 la Asesoría Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial elaboró un informe de actividad procesal defectuosa, en el que indicó que el registro del citado signo “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)” se realizó presuntamente en contravención de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000), en virtud de que no se hizo el debido examen de fondo de dicha solicitud en el que se hubiera detectado la inscripción previa de la denominación de origen “TARRAZÚ”, con la que podía generar algún tipo de confusión a los consumidores por la naturaleza de los productos ofrecidos, relativos al café, al contener ambos signos el vocablo TARRAZÚ, con lo que se podía correr el riesgo de asumir que se trata de productos procedentes del mismo origen comercial. Considera, entonces, que el registro de la aludida marca se hizo, al parecer, con inobservancia de las reglas que rigen el procedimiento marcario en perjuicio de los caficultores de la zona que sean actuales y futuros beneficiarios de la mencionada denominación de origen; por lo que recomendó seguir el trámite previsto en el párrafo último del artículo 37 de la Ley n.° 7978 para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro n.°284748 (folios 1 a 8 del expediente administrativo).

8. Por medio de la resolución número RMJP-975-11-2020 de las 9:45 horas del 10 de noviembre de 2020, y con fundamento en el informe anterior, la señora Ministra de Justicia y Paz nombró como órgano director del procedimiento a los funcionarios: Lic. Álvaro Valverde Mora, en calidad de miembro propietario, y a la Licda. Adriana Broutin Espinoza, como miembro suplente, a fin de instruirlo y verificar la verdad real de los hechos relativos a la presunta declaratoria de nulidad en el otorgamiento del registro n.°284748, correspondiente al signo: “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)”, por presunta infracción al artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (folio 11 del expediente administrativo).

9. El referido órgano director emitió una primera resolución de apertura del procedimiento de las 11:10 horas del 24 de noviembre de 2020 para determinar la nulidad en el grado indicado del signo marcario en cuestión, pero ante la imposibilidad de poder notificar de forma efectiva a su titular registral con la debida antelación a la fecha inicialmente prevista para celebrar la audiencia oral y privada (a saber, el 11 de febrero de 2021), en aras de no causarle indefensión, de oficio la deja sin efecto y mediante auto de las 14:28 horas del 1 de febrero de 2021 ordenó emitir una nueva resolución de apertura en la que se fije una fecha posterior para la comparecencia del interesado (folios 12 a 21 del expediente administrativo).

10. De conformidad con lo anterior, el órgano director emitió la resolución de las 14:45 horas del propio 1 de febrero de 2021 en cuya virtud volvió a dictar la apertura del procedimiento administrativo de conformidad con los artículos 214 y 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, con el objeto de verificar la verdad real de los hechos y dirigido a declarar la posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el otorgamiento del registro n.° 284748, consistentes en: “I.-Que en fecha 4 de diciembre de 2019, se inscribió la marca ESCAFE'S BY GEOVANNY ESCALANTE expediente 2019-7100 a favor del señor xxx. No obstante, dicha inscripción se presume viciada de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, porque se inscribió pese a que estaba previamente registrada la denominación de origen TARRAZU registro 276883, para proteger y distinguir café producido exclusivamente en los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortes, desde fecha 22 de enero de 2019, lo cual podría contravenir lo establecido por los artículos 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo cual se presume una inexactitud registral en dicha inscripción.” A tal efecto, citó al expedientado xxx y al representante legal de Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú a una comparecencia oral y privada a efectuarse a las 9:00 horas del 22 de abril de 2021 en la sede de ese órgano director. En el mismo acto, se les hizo saber a las partes interesadas que les asistía el derecho a ser oídas, para lo cual se podían hacer representar o asesorar por un abogado, de ofrecer la prueba que consideraran pertinente, de acceder a la documentación que integra el expediente administrativo y de los recursos que cabían contra esa resolución inicial. La cual, según constancia de notificación, fue comunicada al señor xxx el 25 de febrero de 2021 al correo electrónico de él consignado en el expediente n.°2019-7100 y al Centro Agrícola por correo ordinario el 3 de marzo de 2021 (folios 23 a 31 del expediente administrativo).

11. De acuerdo con el acta levantada al efecto, únicamente el señor xxx se hizo presente a la audiencia oral y privada fijada para el 22 de abril del 2021, en compañía de su abogado, en el que básicamente indicó que presentará una nueva solicitud de registro eliminando de la marca original las palabras “CAFÉ DOTA TARRAZU” a raíz de la situación presentada y reiteró el correo electrónico al que fue comunicado del traslado de cargos como lugar para notificaciones (folios 32 a 33 bis del expediente administrativo).

12. Posteriormente, el órgano director a través de la resolución de las 15:55 horas del 28 de abril del 2021, rindió su informe final, en el que determinó la pertinencia de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la inscripción de la marca “ESCAFE´S CAFÉ DOTA TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)”, propiedad del señor xxx, bajo el registro n.° xxx, al estimar que su inscripción contravino los artículos 8, incisos a) y b), 4 inciso b) y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con los preceptos 166 y 223 de la Ley General de la Administración Pública, dada la omisión procedimental en realizar el examen de fondo a fin de determinar la existencia de un signo anterior perteneciente a un tercero, con el que guarda identidad o similitud y protege bienes de igual naturaleza (folios 34 a 41 del expediente administrativo).

II. SOBRE LA ANULACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA DE UN ACTO DECLARATORIO DE DERECHOS

En principio, la Administración se encuentra inhibida para anular, en vía administrativa, los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los administrados. En ese sentido, la regla general establece que para dejar sin efecto ese tipo de actos la Administración debe acudir a la vía judicial y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de lesividad regulado por los numerales 10.5, 34 y 39.1.e) del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley n.° 8508, del 28 de abril del 2006) – en lo sucesivo CPCA –.

La razón para limitar la posibilidad de que la Administración anule por sí misma los actos suyos declaratorios de derechos se fundamenta en motivos de seguridad jurídica: el administrado debe tener certeza de que los actos administrativos que le confieren derechos subjetivos no van a ser modificados, ni dejados sin efecto arbitrariamente por la Administración.

A pesar de lo anterior, existe una excepción al principio según el cual los actos que declaran derechos a favor del administrado son intangibles para la Administración y es la contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (n.°6227, del 2 de mayo de 1978) – en lo sucesivo LGAP –. De conformidad con esta norma la Administración puede anular en vía administrativa un acto suyo declarativo de derechos, siempre que ese acto presente una nulidad que sea absoluta, evidente y manifiesta.

Para evitar abusos en el ejercicio de la potestad de revisión de oficio, el legislador dispuso que antes de declarar la nulidad debe seguirse un procedimiento administrativo ordinario y obtenerse el dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (o de la Contraloría, en caso de que el asunto verse sobre materias propias de su competencia) mediante el cual se acredite la naturaleza absoluta, evidente y manifiesta de la nulidad invocada.

III. PARTICULARIDADES DE LA POTESTAD DE REVISIÓN DE OFICIO TRATÁNDOSE DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS O NOMBRES COMERCIALES

Ya en otras ocasiones nos hemos referido con detalle (ver en ese sentido, nuestros dictámenes C-421-2007, del 27 de noviembre de 2007, C-031-2008, del 31 de enero, y C-076-2008, del 11 de marzo, ambos del 2008, C-044-2011, del 28 de febrero, C-106-2011, del 18 de mayo, ambas del 2011, C-034-2012 del 31 de enero y C-214-2012, del 17 de setiembre, los dos del 2012, y C-260-2019, del 16 de setiembre), a las particularidades que presenta la anulación de actos registrales de marcas y nombres comerciales del régimen general que contempla la LGAP y, en particular, su artículo 173 para los actos administrativos declaratorios de derechos, derivadas del artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, del 6 de enero del 2000). Para mayor claridad procedemos a transcribir el precepto en cuestión:

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.” (El subrayado no es del original).

Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP), para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).

A propósito de esta última consideración, el examen de la nulidad que se alega del registro n.° 284748 de la marca “ESCAFE´S CAFÉ DOTA TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE”, inscrita a nombre de señor xxx, implica, entonces, que en la especie se deban cumplir efectivamente cada uno de los apartados de esa remisión normativa.

En ese entendido, tenemos que el inciso 1) del artículo 173 de comentario, además de referirse a la posibilidad para la Administración de anular un acto suyo declaratorio de derechos en vía administrativa si cuenta previamente con el dictamen favorable de la Procuraduría o de la Contraloría según sea el caso, como así se explicó en el epígrafe anterior, advierte del carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada:

“Artículo 173.-

1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República; este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.” (El subrayado no es del original).

De conformidad con la norma transcrita no es cualquier nulidad la que podría ser declarada por medio del trámite descrito, sino sólo aquella que pueda ser constatada de forma clara, palmaria, notoria, ostensible, dada la gravedad o lo grosero del quebranto legal en cuestión: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista... La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos (...)” ( Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y el C-100-2007, del 3 de abril del 2007).

La verificación de las condiciones anteriores respecto al acto registral cuestionado se analizará en el apartado siguiente. El inciso 2) del artículo 173 de comentario, por su parte, determina el órgano competente no sólo para declarar la nulidad del acto cuestionado sino también para decidir el inicio del procedimiento administrativo y, eventualmente, delegar su instrucción en el órgano director, que tal y como se analizó en los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008, cuando se trata de actos del Registro de la Propiedad Industrial y, en general, del Registro Nacional, el órgano legitimado a tal efecto es el Ministro de Justicia (ver también los dictámenes C-167-2001, del 5 de junio y C-219-2001, del 6 de agosto, ambos del 2001). Dice a este respecto la norma:

“Artículo 173.-

(…)

2) Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.”

En el caso bajo estudio el requisito anterior fue debidamente observado, pues se trató de la señora Ministra de Justicia quien decidió el inicio del procedimiento, designó al órgano director, fijándole de paso su competencia, y requirió de nuestro dictamen (ver antecedente n.°8).

Finalmente, el inciso 3) del artículo 173 de la LGAP establece el deber por parte de la Administración de realizar un procedimiento administrativo ordinario previo a declarar la anulación del acto administrativo; procedimiento que debe ser instruido en estricto apegado a los principios y garantías del debido proceso (intimación e imputación, motivación y comunicación de los actos, celeridad, oralidad, acceso al expediente, por citar algunos), todo en beneficio y resguardo de las garantías y derechos del administrado (ver en ese sentido las resoluciones de la Sala Constitucional números 15-1990, de las 16:45 horas del 5 de enero de 1990, 1994-2360, de las 15:06 horas del 17 de mayo, 1994-2945, de las 8:12 horas del 17 de junio, ambas de 1994, 2005-05306, de las 15:03 horas del 4 de mayo, 2005-07272, de las 9:11 horas del 10 de junio, ambas del 2005 y los dictámenes C-034-1999, del 5 de febrero, C-037-1999, del 11 de febrero, ambos de 1999, C-112-2000, del 17 de mayo del 2000, C-300-2004, del 21 de octubre y C-372-2004, del 10 de diciembre, los dos del 2004).

En efecto, el texto vigente de la disposición de cita señala:

“Artículo 173.-

(…)

3) Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta Ley” (el destacado es nuestro).

Luego del estudio detallado de las actuaciones que se dieron en el presente procedimiento administrativo, no encontramos ninguna irregularidad u omisión sustancial en su tramitación en perjuicio del señor xxx, que pudiera atentar contra su derecho de defensa y con la garantía fundamental del debido proceso que la disposición transcrita indefectiblemente ordena respetar.

En ese sentido y según se indicó en los puntos 10 y 11 del apartado de Antecedentes, al señor xxx se le puso en conocimiento del carácter, objeto y fines del procedimiento a través de la notificación del traslado de cargos; constatándose que contó con tiempo suficiente para preparar su defensa, así como de presentar sus argumentos y prueba de descargo, también se puso a su disposición los documentos que componen el expediente administrativo – incluido el legajo de prueba que lo acompaña –; y se le brindó la oportunidad tanto a él, como a la otra parte interesada, para ser oída durante la celebración de la audiencia oral y privada a través de su abogado o representante, como en efecto consta que lo hizo cuando se presentó a esta. Con lo cual no se halló, como se dijo, omisiones sustanciales durante el desarrollo del procedimiento que hayan podido causar indefensión al titular de la marca cuestionada y que ameriten su anulación; por lo que se pasa de seguido al examen de fondo de la nulidad invocada.

IV. SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN EL CASO BAJO ESTUDIO

Hechas las consideraciones anteriores pasamos al análisis del vicio que se atribuye al registro n.° 284748, correspondiente a la marca “ESCAFE´S CAFÉ DOTA TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE”, cuyo titular, según lo venimos indicando, es el señor xxx, pues a pesar de que durante la comparecencia oral y privada, ni él, ni su abogado, parecen haber mostrado su oposición a los cargos señalados por el órgano director, como tampoco refutaron jurídicamente los vicios atribuidos a dicho signo marcario – por el contrario, manifestaron su anuencia a volver a presentar la solicitud ante el Registro Nacional eliminando las palabras “CAFÉ DOTA TARRAZU” (ver antecedente 11) –, tal circunstancia no nos exime de realizar el examen correspondiente con motivo del imperativo legal que exige pronunciarnos “expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada.”

Tal como le fue informado al titular del distintivo cuestionado en el acto de nombramiento del órgano director y en el traslado de cargos (ver antecedentes 8 y 10), el presunto vicio radica en que se llevó a cabo su inscripción a pesar de que se encontraba previamente registrada la denominación de origen “TARRAZÚ (Diseño)”, bajo el registro n.°276883, para proteger y distinguir café producido exclusivamente en los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés, cuyo titular registral es el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, cédula jurídica 3-007-056295, desde el 22 de enero del 2019 (ver también antecedente 1), con la que se afirma guarda identidad o similitud, incurriendo así en las causales de inadmisibilidad de los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que disponen:

“Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)

(…)” (El subrayado no es del original).

La causa de la invalidez, según se explica en los distintos informes que constan en los expedientes adjuntos, consistiría en que el registrador omitió realizar el examen de fondo a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Marcas como parte del procedimiento de inscripción, a fin de determinar si la solicitud marcaria en discusión incurría en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la misma ley. Ya que de haberlo hecho habría detectado la existencia de un signo distintivo similar, amparando el mismo producto, a saber, “TARRAZÚ (Diseño)”, cuyo titular, según se acaba de indicar, es el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, y realizado las objeciones de rigor al titular expedientado.

Pues bien, analizado el presente asunto puede verificarse, sin mayor dificultad, que la marca cuestionada incorpora, en efecto, la palabra Tarrazú como parte de esta y para relacionarla con un determinado producto: el café.

De igual forma, quedó claramente demostrado del antecedente 1 que ese mismo vocablo aparece inscrito con anterioridad – exactamente desde el 22 de enero del año 2019 – a favor de un tercero (el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú) en el Registro de la Propiedad Intelectual como denominación de origen para proteger el mismo bien o producto originario exclusivamente de las zonas de Tarrazú, Dota y León Cortés.

En consecuencia, no hace falta mayor labor exegética para determinar que el registro del signo “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)” se efectúo con inobservancia del citado artículo 8, incisos a) y b), de la Ley n.° 7978, pues con independencia de las razones que llevaron al Registro Nacional a incurrir en ese yerro, se conculcó el derecho de un tercero, en este caso, el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, ya que sin su consentimiento o autorización – según lo evidencia la gestión de nulidad que interpuso el señor xxx (antecedente n.°6) – la denominación de origen exacta de la que es titular, a saber Tarrazú, y con la que se pretende identificar el café oriundo de esa localidad, fue incluida como uno de los elementos de dicha marca en relación con bienes de la misma naturaleza, configurándose así la prohibición de poder inscribir un distintivo que sea idéntico o similar a una denominación de origen previamente registrada por un tercero o cuyo uso sea susceptible de causar confusión en el público consumidor debido a la identidad o similitud que guarda con aquella respecto a un mismo producto (el café).

Tal circunstancia acarrea la nulidad absoluta del acto registral ante la ausencia de varios de sus elementos constitutivos (artículo 166 LGAP): falta el motivo, porque el supuesto de derecho en que se fundamentó es ilegítimo (artículo 133.1 LGAP), al haberse desaplicado la prohibición de las letras a) y b) del aludido artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos para el caso concreto; falta el contenido, pues esta violación a la norma sustantiva hace que la marca objeto de inscripción sea ilícita (artículo 132.1 LGAP) y falta el fin, debido a que no se cumple el propósito de la función registral de tutelar la seguridad jurídica y proteger los derechos registrales de las personas.

Se trata, finalmente, de una nulidad absoluta, de carácter evidente y manifiesto, pues nótese que, sin necesidad de entrar en el juicio técnico jurídico acerca de si los signos en conflicto son o no semejantes en los términos del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y susceptibles, por tanto, de causar confusión al público consumidor, basta con cotejar el distintivo anterior “TARRAZÚ” con el cuestionado “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE”, para darse cuenta de que el primero se encuentra completamente inmerso en el segundo, a lo que hay que agregar, que están referenciados o sirven para distinguir los mismos productos, siendo sus titulares dos personas distintas (ver antecedentes 1, 2 y 5); con lo que salta a la vista la flagrante desaplicación por parte del Registro Nacional de los mencionados incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

V. CONCLUSIÓN.

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, del registro n.° 284748, correspondiente a la marca “ESCAFE´S CAFÉ DOTA-TARRAZÚ BY GEOVANNY ESCALANTE (DISEÑO)”, propiedad del señor xxx, debido al carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad.

Mediante oficio n.° DPB-OFI-789-2021, del 9 de setiembre de 2021, se procederá a la devolución física de las piezas del expediente administrativo (incluido el Legajo de Prueba) remitido en su momento.

Atentamente,

Alonso Arnesto Moya

Procurador

AAM/MAA/hsc