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Dictamen : 260 - del 16/09/2019
16 de
setiembre de 2019
C-260-2019
Señora
Marcia González Aguiluz
Ministra
de Justicia y Paz
S. D.
Estimada señora:
Con la aprobación de la señora
Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-524-09-2019 de
5 de setiembre de 2019 y mediante el cual se requiere el dictamen preceptivo y
favorable, requerido por la Ley, para declarar la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta del registro de marca N.° 268660, referente al signo MONA BEACH
LIFE, propiedad de xxx.
I.-
ANTECEDENTES
Luego
del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión,
consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para
la decisión de este asunto:
- En
fecha 4 de agosto de 2017, la señora xxx solicitó al Registro de la
Propiedad Industrial que se inscribiera a su nombre la marca MONA BEACH LIFE como marca de
fábrica, de comercio y servicios en la clase N.° 25 internacional que
corresponde a Prendas de Vestir. No se hizo reserva del término “BEACH
LIFE” (Ver folios 1 al 3 del expediente de legajo de prueba)
- Mediante
escrito del 4 de octubre de 2017, el señor JOSE MARTÍN AZOFEIFA RODRIGUEZ,
apoderado especial administrativo de la señora xxx presentó oposición a la
solicitud de inscripción de marca de la señora xxx. Al efecto indicó que
conforme comprobaba mediante Certificado de la Marca expedido por las
autoridades argentinas, la Marca MONA BEACH LIFE se encontraba ya inscrita
a su nombre en la clase 25 bajo el registro N.° 2.798.103. Así presentó
oposición sobre la base de una marca no registrada en Costa Rica. (Ver folios 8 al 33 del legajo de
prueba)
- En
escrito del 26 de octubre de 2017, la señora xxx solicitó la inscripción
de la marca MONA BEACH LIFE indicando que era la titular de dicha marca en
Argentina. (Ver folios 33 al 67 del legajo de prueba)
- Por
resolución de las 11:08.49 horas del 26 de octubre de 2017, el Registro de
la Propiedad Industrial dejó en suspenso la solicitud de inscripción
presentada por la señora xxx hasta no se resolviera la gestión hecha por
la señora xxx. (Ver folio 68 del legajo de prueba.)
- Que
haciendo caso omiso y dejando sin resolver la oposición formulada por la
señora xxx, el Registro de la Propiedad Industrial procedió a inscribir la
MARCA MONA BEACH LIFE
a nombre de la señora xxx en la clase 25 internacional bajo
el número de registro 268660. Esta inscripción se realizó el 19 de enero
de 2018. (Ver folios 72 y 73 del legajo de prueba)
- Mediante
oficio DPI-RPI-20-2019 de 12 de marzo de 2019, se levantó un informe de
actividad procesal defectuosa en relación con la inscripción de la marca
MONA BEACH LIFE bajo el registro N.° 268660 indicando que dicha marca fue
inscrita irregularmente por violación a los artículos 8.c y 17 de la Ley
de Marcas y otros signos distintivos. (Ver folios 1 al 6 del expediente
administrativo.)
- Por
resolución N.° RMJP-189-03-2019 de las 10:40 minutos del 15 de marzo de
2019, la ministra de Justicia ordenó la apertura de un procedimiento
administrativo para declarar la nulidad del registro marcario N.° 268660 y
designó el órgano director. (Ver folios 8 al 9 del expediente administrativo.)
- Por
resolución de las 14:26:11 horas del 1 de abril de 2019, el órgano
director dictó su auto de apertura del procedimiento administrativo. En
dicha resolución se imputa al registro marcario N.° 268660 el haber sido
inscrito en quebranto de los numerales 8.b y 17 de la Ley de Marcas y
otros signos distintivos. Se convocó para comparecencia oral y privada
para las 9:00 horas del 20 de mayo de 2019. Esta comparecencia se realizó
con la ausencia del titular de la marca (Ver folios 10 al 16 del expediente
administrativo.)
- Que
por resolución de las 9:10 horas del 20 de mayo de 2019 se procedió a
anular la comparecencia oral realizada al constatarse que la titular de la
marca no había sido notificada debido a la ausencia de lugar de
notificaciones señalado en el expediente del Registro de la Propiedad
Industrial. Asimismo, se procedió a ordenar la notificación por edictos de
la apertura del procedimiento administrativo y se convocó para una nueva
comparecencia el 19 de agosto de 2019. (Ver folios 17 a 26 del expediente
administrativo.)
- El
19 de agosto de 2019 se realizó la comparecencia oral y privada con
ausencia de la titular de la marca N.° 268660 (Ver folio 27 del expediente
administrativo.)
II.- EN ORDEN A LA POTESTAD DE
REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.
Ya la
jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la
oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que
prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de
oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad,
transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece
especial atención para efectos de este dictamen:
“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios
del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de
oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del
registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en
los artículos 7 y 8 de la presente ley.
No podrá declararse
la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la
nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se
hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca
fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o
servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.
La acción de nulidad
prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del
registro.
No se declarará la
nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se
invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y
resulta fundada.
El pedido de nulidad
puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción
por infracción de una marca registrada.
La declaración de
nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto,
todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una
nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos
1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de
1978.”
En efecto, tal y como se
ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo
37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía
del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular
de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se
encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
Sin embargo, desde el
dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de
advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente
importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la
Administración.
“Ciertamente, la
potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por
disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general
que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este
epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que
no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se
somete a nuestra consideración.
La presencia de
estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración
consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza
misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto
de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea
jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes
C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y
C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la
sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección
I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la
inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de
las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema
de Justicia).
En todo caso, las
particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37
de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del
2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto
en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las
marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”
Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de
febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales
particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley
Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen
recién citado:
“Conforme con el
texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los
podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad,
como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio
(artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía
gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser
incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el
procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de
marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de
febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar
del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3)
la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en
vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del
artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin
que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al
respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin
tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos
pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”
Esta doctrina se encuentra
reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30
de enero de 2012.
Ahora bien, también se ha
señalado que tratándose de la nulidad de la
inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de
oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta
posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los
artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad
resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el
dictamen C-421-2007:
“En otras palabras, no
es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del
artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los
artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria,
ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el
significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la
nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que
aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación
por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil
captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que
no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy
lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y
facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de
soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la
máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87
del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes
C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el
C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y
C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”
Finalmente, es importante
acotar que por disposición del artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos
distintivos, el artículo 37 de esa misma Ley – y el procedimiento de nulidad
que el establece – es aplicable para declarar la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta de los registros de marca comercial. Se transcribe el artículo 68 de
la Ley de Marcas y otros signos distintivos:
Artículo 68°-
Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su
modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los
procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa
fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial
contraviene el artículo 66 de la presente ley.
La clasificación de
productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro
del nombre comercial.
Sobre este tema es
importante citar el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007:
El párrafo primero
del tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma
genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la
nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley,
también de un nombre comercial.
III. EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO DE
MARCA N.° 274883.
Una vez examinados los
antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir
que, efectivamente, tanto el registro de marca N.° 268660 padece de un vicio de
nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
En primer lugar, debe notarse, que
el registro de marca comercial N.° 268660 fue inscrito en quebranto del
artículo 8.b de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
En este sentido, conviene advertir
que la marca comercial N.° 268660 fue inscrita a pesar de que
para el momento de su registro, todavía estaba pendiente de resolver una
oposición presentada al amparo del artículo 16 de la Ley de Marcas y otros
signos distintivos donde se indicaba la improcedencia de inscribir aquella
marca por ser idéntica a una marca no registrada en Costa Rica pero inscrita en
Argentina que protege los mismos productos y servicios. Marca que además estaba
en proceso de inscripción en Costa Rica.
Es decir que la marca N.° 268660 fue
inscrita no obstante que en el momento todavía no se había resuelto la
oposición que le reprochaba a dicho registro, el contravenir el artículo 8.a de
la Ley de Marcas y otros signos distintivos.
Ergo, es manifiesto que el acto de inscripción la marca
N.° 268660 se hizo en perjuicio de los derechos de un tercero que había
presentado oportunamente una oposición con fundamento en los artículos 8.a y 16
de la Ley de Marcas y que no había sido resuelta.
Así las cosas, lo procedente es
señalar que, efectivamente, el registro de marca N.° 268660 se encuentra
viciado de una nulidad, absoluta, evidente y manifiesta.
IV. CONCLUSION
Con fundamento en lo
expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la
anulación, en vía administrativa, tanto del registro de marca N.° 268660
inscrita a nombre de xxx
Atento
se suscribe;
Jorge
Andrés Oviedo Álvarez
Procurador
Adjunto
JAOA/dsa
C-260-2019
EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE
MARCAS.NULIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA REGISTRO DE MARCAS.
Mediante
memorial MJP-524-09-2019 de 5 de setiembre de 2019 suscrito por la Ministra de
Justicia y Paz, con el objeto de que rindamos el dictamen favorable preceptuado
por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, nos remite
el expediente con el informe final del órgano director designado para instruir
el procedimiento administrativo abierto para declarar la nulidad absoluta,
evidente y manifiesta del registro de marca N.° 268660, referente al signo MONA
BEACH LIFE, propiedad de xxx, realizado ante el Registro Nacional.
Con
la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen
C-260-2019, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye
lo siguiente:
Con
fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable
requerido para la anulación, en vía administrativa, tanto del registro de marca
N.° 268660 inscrita a nombre de xxx.