Dictamen : 255 - del 04/09/2019

4 de setiembre de 2019

C-255-2019

Señora

Marcia González Aguiluz

Ministra de Justicia y Paz

S.D.

Estimada señora:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio MJP-513-09-2019 de 2 de setiembre de 2019 y mediante el cual se requiere el dictamen preceptivo y favorable, requerido por la Ley, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del registro de marca N.° 274883, correspondiente a la Marca TUGO, propiedad de LAURELWOOD HOLDINGS INC.

I. - ANTECEDENTES

Luego del análisis del expediente administrativo que se adjuntó a la gestión, consideramos oportuno mencionar los siguientes antecedentes de importancia para la decisión de este asunto:

En fecha 17 de setiembre de 2015, la representante de LAURELWOOD HOLDINGS INC, solicitó la inscripción de la marca de Fábrica y comercio y servicios TUGO. Esta solicitud se tramitó en el expediente N.° 2015-9054. De acuerdo con la solicitud de inscripción, se requirió su registro en la clase 20 internacional (Muebles y sus partes, espejos y marcos), 21 internacional (Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines y esponjas, cepillos (con excepción de pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases), Clase 24 internacional (para proteger y distinguir tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa), Clase 35

internacional (para proteger y distinguir “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina) (Ver folios 1 Y 2 del Tomo I del Legajo de Prueba)

Mediante auto de suspensión dictado a las 11:29:38 del 22 de setiembre de 2015, el Registro Público de la Propiedad dejó en suspensión la inscripción de la solicitud hecha por LAURELWOOD HOLDINGS INC. Esto por cuando con antelación a la presentación de dicha solicitud, ya se encontraba en trámite la inscripción de la Marca TU GO en la clase 35 solicitud por TELEFÓNICA S.A. bajo el expediente N.° 2015-6688 formulada el 14 de julio de 2015(Ver folio 11 del Tomo I del Legajo de Prueba)
Por resolución de las 14:59:36 horas del 13 de julio de 2017, se procedió a levantar el suspenso del expediente N. 2015-9054 hecha por LAURELWOOD HOLDINGS INC. (Ver folio 17 del Tomo I del Legajo de Prueba)
Por escrito presentado el 14 de setiembre de 2017, la apoderada de la empresa MILLICOM INTERNACIONAL CELLULAR S.A. presentó oposición a la inscripción de la marca TUGO solicitada por LAURELWOOD HOLDINGS S.A. En esencia, la oposición se fundamentó en el hecho de que MILLICOM alegó tener inscrita a su nombre los registros de marcas TIGO y GO bajo las clases 9, 14, 36, 38 y 41. Así, en la oposición se alegó que la inscripción de la marca TUGO era inadmisible por violentar derechos de terceros al constituir un signo idéntico o similar a una marca registrada. Esto con fundamento en el artículo 8.a de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Asimismo se indicó que se trataría de un registro que se inscribiría para perpetrar un acto de competencia desleal. Esto según el artículo 8.k de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. Por último se alegó la notoriedad de la marca TIGO. (ver folio 20 al 39 del Tomo I del Legajo de Prueba)
Mediante resolución de las 14:07:05 horas del 14 de febrero de 2018, el Registro de la Propiedad Industrial declaró parcialmente con lugar la oposición planteada denegando la inscripción de la marca TUGO para la clase internacional N.° 35. Por escrito de 9 de marzo de 2018, MILLICOM INTERNACIONAL CELLULAR recurrió con revocatoria y apelación aquella decisión del Registro de la Propiedad Industrial. También dicha decisión fue recurrida por LAURELWOOD HOLDING (Ver folios del 262 a 320 del Tomo I del Legajo de Prueba)
Por auto de las 14:15 horas del 16 de abril de 2018, la juez tramitadora del Tribunal Registral Administrativo tuvo por ingresado el expediente remitido por el Registro de la Propiedad Industrial en ocasión de la presentación de sendos recursos presentados tanto por MILLICOM INTERNACIONAL CELLULAR como LAURELWOOD HOLDING contra las resolución de las 14:07:05 horas del 14 de febrero de 2018. (Ver folio 1 del Tomo II del Legajo de Prueba)
Por voto N.° 0511-2018 de las 14:05 horas del 5 de setiembre de 2018, el Tribunal Registral Administrativo, admitió el desistimiento del recurso presentado por LAURELWOOD HOLDING de su recurso. (Ver folios 396 a 398 del Tomo II del Legajo de Prueba)
Que mediante oficio DPI-147-2017 (sic) de 3 de diciembre de 2018, la Asesora Jurídica del Registro de la Propiedad Industrial informó que por error, luego del voto N.° 511-2018 que declaraba el desistimiento del recurso de LAURELWOOD HOLDING, se procedió a inscribir la marca TUGO bajo registro n.° 274883. (Ver folio 406 del Tomo II del Legajo de Prueba)
Por voto N.° 0730-2018 DE LAS 11:00 horas del 13 de diciembre de 2018, el Tribunal Registral Administrativo, previa constatación de la inscripción de la marca TUGO a pesar de que todavía se encontraba pendiente y sin resolución el recurso de apelación interpuesto por MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR, resolvió suspender el conocimiento de dicho recurso hasta tanto el Registro de la Propiedad Industrial procediera a enderezar los procedimientos según corresponda acorde a la Ley, sea la anulación de la marca TUGO, inscrita bajo el registro N.° 274883. (Ver folios 407 a 409 del Tomo II del Legajo de Prueba.)
Por resolución RMJP-131-02-2019 de las 11:16 horas del 21 de febrero de 2019, la Ministra de Justicia ordenó abrir el procedimiento administrativo de anulación de la marca TUGO, registro N.° 274883 y nombró el órgano director. (Ver folios 12 al 13 del expediente administrativo N.° 01-2019)
El órgano director dictó la apertura del procedimiento e imputación mediante resolución de las 10:47 del 7 de marzo de 2019. (Ver folios 14 al 19 del expediente administrativo N.° 01-2019)
La comparecencia oral y privada se celebró a las 9:00 horas del 15 de mayo de 2019 con presencia del órgano director y la apoderada de MILLICOM INTERNACIONAL (Ver folios 22 al 23 del expediente administrativo N.° 01-2019)
Por resolución de las 9:26:59 horas del 24 de mayo de 2019, el órgano director anuló todo lo actuado a partir de la notificación del auto de apertura del procedimiento debido a que se constató un vicio en la notificación de LAURELWOOD HOLDINGS INC. Asimismo se ordenó practicar la respectiva notificación por edictos. (Ver folios 24 al 16 del expediente administrativo N.° 01-2019)
Por escrito del 13 de agosto de 2019, la apoderada especial de LAURELWOOD HOLDING INC se apersonó al expediente administrativo. (Ver folio 33 del expediente administrativo N.° 01-2019)
A las 9:15 horas del 14 de agosto de 2019, se celebró otra vez la comparecencia oral y privada con la sola presencia de nuevo del órgano director y del apoderado de MILLICOM INTERNACIONAL (Ver folio 36 al 37 del expediente administrativo N.° 01-2019)

II. - EN ORDEN A LA POTESTAD DE REVISION DE OFICIO DE ACTOS REGISTRALES DE MARCAS.

Ya la jurisprudencia administrativa de este Órgano Superior Consultivo ha tenido la oportunidad de referirse al alcance del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley N.° 7978 de 6 de enero de 2000 (LMSD). Disposición que prevé expresamente la potestad de la Administración Pública de revisar de oficio la nulidad del registro de una marca. Para efectos de claridad, transcribimos el numeral 37 no sin advertir que el último párrafo merece especial atención para efectos de este dictamen:

“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos 1) al 3) de

la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.”

En efecto, tal y como se ha indicado en el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007, el artículo 37 LMSD prevé expresamente la posibilidad de que la Administración, por la vía del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, pueda anular de oficio el registro de una marca. Esto cuando el acto de inscripción se encuentre viciado de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

Sin embargo, desde el dictamen C-421-2007 la jurisprudencia administrativa ha tenido la cautela de advertir que el régimen de nulidades de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos reviste de ciertas particularidades. Esto es especialmente importante tratándose de la potestad de revisión oficiosa de la Administración.

“Ciertamente, la potestad de revisión de oficio del Registro de la Propiedad Industrial, por disposición expresa del legislador, ofrece rasgos propios del régimen general que contempla el ya citado artículo 173 de la LGPA – según se indica en este epígrafe – que merecen ser destacados, al contener diferencias sustanciales que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta en el análisis del asunto que se somete a nuestra consideración.

La presencia de estas particularidades, por otro lado, tratándose de la Administración consultante, tampoco debe extrañarnos, si partimos del hecho que la naturaleza misma del acto registral como acto administrativo, aún hoy, sigue siendo objeto de discusión en la doctrina administrativista; [1] si bien ya se empieza a trazar una línea jurisprudencial en ese sentido en sede administrativa (ver al efecto, nuestros dictámenes C-189-96, de 27 de noviembre de 1996; C-128-1999, del 24 de junio de 1999; y C-054-2002, del 25 de febrero de 2002) y en los tribunales de justicia (ver la sentencia n.°365, de las 9:00 horas del 26 de setiembre del 2000, de la Sección I del Tribunal Segundo Civil de San José, referida precisamente a la inscripción de marcas y nombres comerciales, y la resolución n.°25-C-2003, de las 9:15 horas del 24 de enero de 2003, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia).

En todo caso, las particularidades de las que venimos hablando, provienen del citado artículo 37 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (n.° 7978, de 6 de enero del 2000) que modifica en cierta forma el régimen ordinario de anulación previsto en la LGAP de los actos administrativos, en lo que atañe al registro de las marcas y nombres comerciales (artículo 68 de la Ley n.° 7978).”

Desde el dictamen C-44-2011 de 28 de febrero de 2011, este Órgano Superior Consultivo ha resumido las principales particularidades del régimen impuesto por la vía del artículo 37 de la Ley Marcas y Otros Signos Distintivos. Se transcribe en lo conducente el dictamen recién citado:

“Conforme con el texto anterior, estos rasgos distintivos de los que venimos hablando los podemos resumir en los siguientes tres aspectos: 1) la solicitud de nulidad, como tercera vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio (artículo 180 de la LGAP) para la eliminación de los actos nulos en vía gubernativa por el mismo Registro de la Propiedad Industrial y que puede ser incoada por cualquier persona con interés legítimo, de acuerdo con el procedimiento regulado a partir del artículo 48 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos ( Decreto Ejecutivo n.° 30233-J, del 20 de febrero de 2002); 2) el establecimiento de un plazo de prescripción en lugar del de caducidad para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio; y 3) la declaratoria de nulidad por la Administración del registro de una marca en vía administrativa se rige únicamente por los tres primeros párrafos del artículo 173 de la LGAP, por así disponerlo de forma expresa el legislador, sin que la entrada en rigor del CPCA haya supuesto algún tipo de cambio al respecto, debido a que el código se limitó a reformar este último numeral sin tocar el artículo 37 de la Ley de Marcas (ver en ese sentido, los referidos pronunciamientos C-421-2007, C-031-2008 y C-076-2008).”

Esta doctrina se encuentra reiterada en los dictámenes C-106-2011 de 18 de mayo de 2011 y C-34-2012 de 30 de enero de 2012.

Ahora bien, también se ha señalado que tratándose de la nulidad de la inscripción de marcas, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 LGAP. El artículo 37 LMSD circunscribe esta posibilidad a aquellas nulidades que se originen en una disconformidad con los artículos 7 y 8 de esa misma Ley de Marcas y, por supuesto, que la nulidad resulte clara, palmaria, notoria, ostensible. Transcribimos nuevamente el dictamen C-421-2007:

“En otras palabras, no es cualquier nulidad la que podría ser declarada de oficio por la vía del artículo 173 de la LGAP, sino sólo aquella cuya disconformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas resulte clara, palmaria, notoria, ostensible, etc.: “En forma acorde con el espíritu del legislador y con el significado de los adjetivos ‘evidente’ y ‘manifiesta’, debe entenderse que la nulidad absoluta evidente y manifiesta es aquella muy notoria, obvia, la que aparece de manera clara, sin que exija un proceso dialéctico su comprobación por saltar a primera vista. La última categoría es la nulidad de fácil captación y para hacer la diferencia con las restantes tenemos que decir, que no puede hablarse de nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial e indeclinable que sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la máxima categoría anulatoria de los actos administrativos...” (Dictamen C-140-87 del 14 de julio de 1987. En sentido similar pueden consultarse los dictámenes C-012-1999 del 12 de enero de 1999, el C-119-2000 del 22 de mayo del 2000, el C-183-2004 del 8 de junio de 2004, el C-227-2004 del 20 de julio del 2004 y C-100-2007, del 3 de abril del 2007).”

Finalmente, es importante acotar que por disposición del artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, el artículo 37 de esa misma Ley – y el procedimiento de nulidad que el establece – es aplicable para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los registros de marca comercial. Se transcribe el artículo 68 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos:

Artículo 68°- Procedimiento de registro del nombre comercial. Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el artículo 66 de la presente ley.

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al registro del nombre comercial.

Sobre este tema es importante citar el dictamen C-421-2007 de 27 de noviembre de 2007:

El párrafo primero del tantas veces citado artículo 37 de la Ley de marcas establece de forma genérica que será el Registro de la Propiedad Industrial quien declarará la nulidad del registro de una marca, y en virtud del artículo 68 de la misma ley, también de un nombre comercial.

III. EN ORDEN A LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL REGISTRO DE MARCA N.° 274883.

Una vez examinados los antecedentes del presente asunto, este Órgano Superior Consultivo debe advertir que, efectivamente, tanto el registro de marca N.° 274883 padece de un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

En primer lugar, debe notarse, que el registro de marca comercial N.° 274883 fue inscrito en quebranto del artículo 8.a de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

En este sentido, conviene advertir que la marca comercial N.° 274883 fue inscrita a pesar de que para el momento de su registro, todavía estaba pendiente de resolver un recurso de apelación contra las resolución de las 14:07:05 horas del 14 de febrero de 2018 que había declarado sólo parcialmente con lugar la oposición planteada por MILLICOM INTERNACIONAL y en la cual se alegaba que el registro de la marca TUGO contravenía el artículo 8.a de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Es decir que la marca N.° 274883 fue inscrita no obstante que en el momento todavía no se había resuelto la oposición que le reprochaba a dicho registro, el contravenir el artículo 8.a de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

Ergo, es manifiesto que el acto de inscripción la marca N.° 274883 se hizo en perjuicio de los derechos de un tercero que había presentado oportunamente una oposición con fundamento en los artículos 8.a y 16 de la Ley de Marcas y que no había sido resuelta.

Así las cosas, lo procedente es señalar que, efectivamente, el registro de marca N.° 274833 se encuentra viciado de una nulidad, absoluta, evidente y manifiesta.

IV. CONCLUSION

Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría rinde el dictamen favorable requerido para la anulación, en vía administrativa, tanto del registro de marca N.° 274833, Marca TUGO, propiedad de LAURELWOOD HOLDINGS INC.

Atento se suscribe;

Jorge Andrés Oviedo Alvarez

Procurador Adjunto