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Dictamen : 284 - del 29/11/2017
29 de
noviembre del 2017
C-284-2017
Señor
Marco Feoli
Villalobos
Ministro de Justicia y Paz a.i.
Estimado
señor:
Con la aprobación del señor
Procurador General de la República Julio Jurado Fernández, me refiero a la
solicitud de dictamen dentro del procedimiento ordinario de nulidad absoluta,
evidente y manifiesta contra el caso de la nulidad oficiosa N° 01-2016 contra
el registro 252940 referente a la marca MIZUNO, recibido en esta Procuraduría
el 19 de junio de 2017 mediante oficio DMGMV-919-2017MJP-480-05-2017 fechado 14
de junio de 2017.
I.
ANTECEDENTES.
Previo a referirnos
al fondo del asunto, conviene hacer referencia a los antecedentes que se
encuentran visibles dentro del expediente administrativo N° 01-2016 y el legajo de prueba, que fue remitido
a esta Procuraduría:
o
EXPEDIENTE N° 2015-4319: Marca Mizuno
Diseño, clase 25 internacional, presentada por José Balmore
Amaya Amaya.
1. En expediente n°. 2015-4319
consta que el 7 de mayo de 2015 el señor xxx, cédula de identidad xxx presentó
solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio MIZUNO, para
proteger y distinguir artículos de motocross, clase 25 internacional (véanse
los folios 1 a 4 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
2. Mediante auto de prevención de
las 10:44:32 horas del 18 de mayo de 2015, el Registro de Propiedad Industrial
se requirió al gestionante enmendar objeciones de
forma para proseguir con el trámite del registro solicitado (véanse los folios
5 a 8 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
3. En memorial de fecha 08 de
junio de 2015, el señor xxx aclaró que al indicar artículos de motocross, se
refiere a camisas, jackets, zapatos, ropa deportiva,
pantalonetas, tops, shorts, botas, calzado deportivo, calzoncillos, boxer, medias, gorras, sombreros, sandalias, tenis, licras
cortas y largas, bloomers. Todos para ambos géneros
hombre y mujer (véanse los folios 9 a 10 del Legajo de Prueba del expediente
01-2016).
4. El 11 de junio de 2015, se
emitió la orden de edicto n°. 2015-0004319
a fin de que se realizara la correspondiente publicación (véanse los folios 11
a 15 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
5. En escrito de fecha 16 de
setiembre de 2015, se formuló oposición en contra de la inscripción de la marca
MIZUNO parte de la empresa MIZUNO CORPORATION, representada por xxx (véanse los
folios 17 a 33 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
6. Por medio del auto de las
15:01:31 del 22 de setiembre de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial
dio traslado de la oposición presentada en contra de la solicitud de
inscripción de la marca MIZUNO clase 25 internacional, al señor xxx. (véanse
los folios 35 a 39 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
7. El 16 de octubre de 2015, xxx
se apersonó como apoderado especial de la compañía Mizuno
Corporation, ratificó todo lo actuado por los
representantes anteriores y realizó adición a la oposición presentada en contra
de la inscripción de la marca MIZUNO, aportando para ello nuevos documentos de
prueba. (véanse los folios 40 a 108 del Legajo de Prueba del expediente
01-2016).
8. Mediante auto de las 11:29:58
del 22 de octubre de 2015, se dio traslado de las pruebas de la oposición
presentada al señor xxx (véanse los folios 110 a 114 del Legajo de Prueba del
expediente 01-2016).
9. El
señor xxx en fecha 18 de noviembre de 2015 y en adición al escrito presentado el día 16 de
octubre del año 2015, aportó como prueba para mejor resolver la declaración
jurada en español debidamente apostillada, de Mizuno Corporation, mediante la cual declara que las facturas de
ventas aportadas corresponden a productos vendidos en Costa Rica, y detalló los
modelos de calzado a los cuales refieren dichas facturas (véanse folios 115 a
121 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
10. El Registro de la Propiedad
Industrial mediante auto de las 10:53:29 del 01 de febrero de 2016, resolvió
suspender el trámite del expediente n°. 2015-4319 hasta tanto se publiquen los
edictos respectivos de los expedientes n°. 2015-7431 y n°.2015-7432, a fin de
resolverlos conjuntamente, dado que se tratan de solicitudes de inscripción de
marcas similares (véanse folios 122 a 131 del Legajo de Prueba del expediente
01-2016).
o
EXPEDIENTE N° 2015-7431: Marca Mizuno,
clase 18, 25 y 28 internacional, presentada por Mizuno
Corporation.
11. Consta en el expediente 2015-7431 que el 31 de
julio de 2015, el señor xxx en su condición de apoderado especial de la
sociedad Mizuno Corporation,
presentó la solicitud de inscripción de la marca MIZUNO para proteger y
distinguir, en clase 18: bolsas todo propósito de atletismo, mochilas,
bolsas de lona, bolsas de gimnasia, bolsas todo propósito de deporte multiusos,
maletines, mochilas, bolsas de viaje y sombrillas, asimismo en clase 25:
calzado atlético, uniformes deportivos, guantes, camisas de golf, zapatos de
golf, sombreros, diademas, sombrerería, chaquetas, pantalón de franela,
pantalones cortos, sudaderas, viseras de sol, suéteres, camisetas, camisetas
sin mangas, cuello de tortuga, camisetas internas, chalecos, pantalones de
calentamiento, chaquetas de calentamiento, trajes de calentamiento, trajes de
trotar, ropa impermeable, chaquetas resistentes al viento, pantalones
resistentes al viento, calcetines y pulseras, y en clase 28 artículos de
deporte como lo son: almohadillas protectoras de atletismo, a saber,
almohadillas de codos, rodilleras y espinilleras, guantes deportivos, a saber,
guantes de bateo de béisbol, guantes de bateo de softbol, guantes de béisbol,
guantes de softbol, y guantes de golf, palos de golf, empuñaduras de palos de
golf, bolas de golf, bolsas de golf; cubre cabeza de palos de golf, marcadores
de la bola de golf, marcas de bolsa de golf, bolsas especialmente adaptadas
para artículos deportivos, bates de béisbol, bates de softbol, cintas de agarre
para bates de béisbol, equipo de protección de béisbol y softbol, a saber,
máscaras del catcher, protectores de pecho y
espinilleras, redes de voleibol y voleibol (véanse folios 132 a 135 del Legajo de Prueba del
expediente 01-2016).
12. Por medio del auto
de las 11:25:30 del 07 de agosto de 2015, el Registro de Propiedad Industrial
comunicó al solicitante Mizuno Corporation
que se suspendía su solicitud de inscripción dado que existía una solicitud con
prelación tramitada bajo el expediente 2015-4319 (véase folio 136 del Legajo de Prueba del
expediente 01-2016).
13. Posteriormente,
mediante auto de las 10:26:11 del 28 de enero de 2016, el Registro de la
Propiedad Industrial levantó la suspensión del procedimiento y ordenó la
continuación del expediente (véase folio 137 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
14. En
auto de prevención de las 10:26:53 horas del 28 de enero de 2016, el Registro
de Propiedad Industrial requirió al gestionante
corregir objeciones de forma para proseguir con el trámite del registro
solicitado (véase
folio 138 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
15. El día 09
de febrero de 2016 la señora xxx en representación de la empresa Mizuno Corporation, cumplió con
la prevención aclarando que las pulseras son de tela de toalla, utilizadas por
deportistas para la absorción del sudor, las cuales se clasifican en clase 25 (véase folio 139 del Legajo de
Prueba del expediente 01-2016).
16. El 11 de junio de 2015, se
emitió la orden de edicto n°. 2015-0007431 a fin de que se realizara la correspondiente
publicación (véanse los folios 140 a 142 del Legajo de Prueba del expediente
01-2016).
o
EXPEDIENTE N° 2015-7432: Marca Diseño Especial, clase 18, 25 y
28 internacional, presentada por Mizuno Corporation.
17. Consta
en el expediente 2015-7431 que el 31 de julio de 2015, el señor xxx en su
condición de apoderado especial de la sociedad Mizuno
Corporation, presentó la solicitud de inscripción de
la marca DISEÑO ESPECIAL para proteger y distinguir, en clase 18: bolsas
todo propósito de atletismo, mochilas, bolsas de lona, bolsas de gimnasia,
bolsas todo propósito de deporte multiusos, maletines, mochilas, bolsas de
viaje y sombrillas; en clase 25: calzado atlético, uniformes deportivos,
guantes, camisas de golf, zapatos de golf, sombreros, diademas, sombrerería,
chaquetas, pantalón de franela, pantalones cortos, sudaderas, viseras de sol,
suéteres, camisetas, camisetas sin mangas, cuello de tortuga, camisetas
internas, chalecos, pantalones de calentamiento, chaquetas de calentamiento,
trajes de calentamiento, trajes de trotar, ropa impermeable, chaquetas
resistentes al viento, pantalones resistentes al viento, calcetines y pulseras;
y en clase 28: artículos de deporte, a saber, almohadillas protectoras
de atletismo, a saber, almohadillas de codos, rodilleras y espinilleras;
guantes deportivos, a saber, guantes de bateo de béisbol, guantes de bateo de
softbol, guantes de béisbol, guantes de softbol, y guantes de golf; palos de
golf, empuñaduras de palos de golf, bolas de golf, bolsas de golf, cubre cabeza
de palos de golf, marcadores de la bola de golf; marcas de bolsa de golf,
bolsas especialmente adaptadas para artículos deportivos; bates de béisbol,
bates de softbol, cintas de agarre para bates de béisbol; equipo de protección
de béisbol y softbol, a saber, máscaras del catcher,
protectores de pecho y espinilleras, redes de voleibol y voleibol (véanse folios 143 a 145 del
Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
18. El 31 de julio de 2015 el
señor xxx en su condición de apoderado especial de la sociedad Mizuno Corporation, aportó copia
del poder especial y reiteró su solicitud de inscripción de la marca (véanse
folios 158 a 159 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
19. Mediante
auto de las 11:29:02 del 07 de agosto de 2015, el Registro de Propiedad
Industrial comunicó al solicitante que se suspendía su solicitud de inscripción
en virtud de que existía una solicitud con prelación, tramitada bajo el
expediente 2015-4319 (véanse folios 146 a 147 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
20. Luego,
por medio de auto de las 11:23:23 del 28 de enero de 2016, el Registro de la
Propiedad Industrial levantó la suspensión del procedimiento y ordenó la
continuación del expediente (véase folio 148 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016)
21. Así, mediante
auto de las 11:25:33 horas del 28 de enero de 2016, el Registro de Propiedad
Industrial solicitó al gestionante aclarar y enmendar
objeciones de forma para proseguir con el trámite del registro solicitado (véanse folios 149 a 150 del
Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
22. En memorial del 09
de febrero de 2016, la Licda. xxx en representación de la empresa Mizuno Corporation, cumplió con
lo prevenido y aclaró que las diademas y las pulseras se refieren a vinchas o
bandas de tela de toalla, utilizadas por deportistas para la absorción del
sudor, las cuales se clasifican en clase 25 (véase folio 151 del Legajo de Prueba del expediente
01-2016).
23. El
11 de febrero de 2016, se emitió la orden de edicto n°. 2015-0007432 a fin de
que realizara la correspondiente publicación, por tres veces (véanse folios 152 a 154, 156
a 157 y 160 a 162 del Legajo de Prueba del expediente 01-2016).
o
EXPEDIENTE N° 01-2016: nulidad oficiosa
contra el registro 252940 referente a la marca MIZUNO.
24. El 25 de
octubre de 2016 se emitió informe de actividad procesal defectuosa respecto al
registro 252940 tramitado en expediente Nº 2015-7431, referido a la marca
MIZUNO, suscrito por el coordinador de asesoría jurídica del Registro de
Propiedad Industrial, xxx, con la finalidad de que se nombrara órgano director
del procedimiento de nulidad oficiosa del acto administrativo de registro (véase folios 01 a 07 del
expediente principal 01-2016).
25. Consta en el expediente
01-2016 certificación del estado de la solicitud 2015-4319 presentada el 07 de
mayo de 2015 por xxx, la cual se indica que se encuentra en trámite. Certificación
emitida 12 de octubre de 2016 (véase folio 08 del expediente principal
01-2016).
26. Consta en el expediente
01-2016 certificación del registro 252940 inscrito el 09 de junio de 2016 y
vigente hasta el 09 de junio de 2026, relativo a la solicitud 2015-7431
presentada el 31 de julio de 2015 por Mizuno Corporation. Certificación emitida 12 de octubre de 2016
(véase folio 09 del expediente principal 01-2016).
27. Consta en el expediente
01-2016 certificación del estado de la solicitud 2015-7432 presentada el 31 de
julio de 2015 por Mizuno Corporation,
la cual se indica que se encuentra en trámite. Certificación emitida 12 de
octubre de 2016 (véase folio 10 del expediente principal 01-2016).
28. Mediante oficio
AJ-RPI-0129-2016 del 25 de octubre de 2016 se remitió al señor xxx de la
Dirección de Propiedad Insdustrial, el informe de
actividad procesal defectuosa emitido el 25 de octubre de 2016, a fin de
instruir el procedimiento (véase folio 11 del expediente principal 01-2016).
29. En oficio
DGL-AJU-16-1638-2016 del 05 de diciembre de 2016, se remitió a la Dirección de
Propiedad Industrial, la resolución n°. 615-2016 de las 15:30 horas del 08 de
noviembre de 2016, firmada por la Ministra de Justicia.
30. En resolución
n°. 615-2016 de las 15:30 horas del 08 de noviembre de 2016, se nombre órgano
director del procedimiento administrativo (véanse folios 14 y 15 del expediente principal
01-2016), de la siguiente manera:
“RESUELVE: A efecto de la verificación e instrucción de la verdad real
de los hechos relativos a la presunta declaratoria de la nulidad en el
otorgamiento del registro número 252940 correspondiente al signo marcario
MIZUNO, propiedad de la empresa MIZUNO CORPORATION.
POR LOS SIGUIENTES HECHOS: Que en fecha 9
DE JUNIO DE 2016, se inscribió el signo marcario MIZUNO en clases 18, 25 Y 28 internacional, bajo el registro
25-2-940, cuyo titular es MIZUNO CORPORATION, estando previamente presentada la
marca de fábrica y comercio MIZUNO DISEÑO (expediente 2015-4319) solicitada por
el señor xxx, lo cual contraviene lo establecido por los artículos 4 inciso b),
8 incisos a) y b) Y 17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por
consiguiente, debió haberse hecho una acumulación de los expedientes 2015-7431,
2015-7432 Y 2015-4319 a fin de ser resueltos en una misma resolución dado que
existía una oposición a la inscripción de la solicitud 2015-4319 por parte de
la empresa solicitante de las (sic) otros signos citados, ajustándose así a los
principios de congruencia, economía procesal, celeridad y legalidad.
Para los efectos
correspondientes:
NOMBRO COMO ÓRGANO DIRECTOR
DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR xxx, CON CÉDULA DE IDENTIDAD
xxx, EN CALIDAD DE MIEMBRO PROPIETARIO Y AL SEÑOR xxx, CON LA CÉDULA DE
IDENTIDAD NÚMERO xxx, COMO MIEMBRO SUPLENTE. AMBOS ASESORES DEL DEPARTAMENTO DE
ASESORÍA JURÍDICA DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL REGISTRO NACIONAL.”
31.
Por medio del auto de traslado de las 15:05 horas
del 07 de febrero de 2017, se puso en conocimiento de los representantes de la
empresa MIZUNO CORPORATION, el inicio del procedimiento administrativo para la
declaración de la nulidad del otorgamiento del registro Nº 252940, referente a
la marca MIZUNO (véanse folios 16 a 19 del expediente principal 01-2016). En dicho
auto se trasladaron los siguientes hechos:
“I. Que el 7 de mayo de 2015, se presentó solicitud
de inscripción del signo
distintivo MIZUNO DISEÑO bajo el
número de expediente 2015-4319, solicitada por el señor xxx. En este mismo
expediente el 16 de setiembre de 2015 la empresa MIZUNO CORPORATION se opuso a
dicha solicitud.
II. Que la citada empresa oponente el 31 de julio de
2015 presentó las (sic) solicitud de inscripción de las marcas MIZUNO y DISEÑO
ESPECIAL, bajo los expedientes 2015-7431/ 2015-7432.
III. QUE EL 9 DE JUNIO DE 2016 SE PROCEDIÓ CON LA
INSCRIPCIÓN DE LA MARCA MIZUNO, EN CLASES 18, 25 Y 28 INTERNACIONAL, PRESENTADA
EL 31 DE JULIO DE 2015, BAJO EL REGISTRO 252940, A FAVOR DE LA EMPRESA MIZUNO
CORPORATION, PESE DE ENCONTRARSE PREVIAMENTE SOLICITADA LA INSCRIPCIÓN DE LA
MARCA MIZUNO DISEÑO DESDE EL 7 DE MAYO DE 2015, POR PARTE DE xxx. ASÍ, LA
INSCRIPCIÓN DEL SIGNO MIZUNO, CONTRAVIENE LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 8
INCISOS A) Y B) Y EL 17 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, YA QUE
ANTES LA COEXISTENCIA REGISTRAL DE LOS SIGNOS EN CUESTIÓN PROVOCA RIESGO DE
CONFUSIÓN PARA LOS CONSUMIDORES.”
En
el auto de traslado en cuestión se hizo mención de igual forma de los hechos de
los cuales se tiene constancia, a partir de la investigación realizada, se puso
a disposición de las partes la prueba y el expediente administrativo, y además
se citó a una audiencia oral y privada del procedimiento administrativo para
garantizar el derecho de defensa y ofrecer prueba, el día 29 de marzo de 2017,
al ser las 9:00 horas, en el Departamento de Asesoría Jurídica del Registro de
Propiedad Industrial Notificado a Mizuno Corporation el 21 de febrero de 2017 (véase folio 20 del expediente principal
01-2016).
32.
Por medio del escrito del 28 de marzo del 2017, la
señora xxx en su condición de apoderada especial de la compañía MIZUNO
CORPORATION, se apersonó al procedimiento (véanse folios 21 a 23 del expediente
principal 01-2016). En este escrito, solicitó lo siguiente: “PETITORIA. Solicito a este Órgano Director i) acoger las manifestaciones realizadas
por este medio, y con fundamento en el principio de proporcionalidad, ii)
devolver la solicitud de la marca MIZUNO, solicitud No. 2015-7431, al
momento de su publicación en el diario oficial La Gaceta y continuar con el
proceso de conocimiento de la oposición, siendo que ambas solicitudes de marca
ya fueron publicadas en la Gaceta.”.
33.
A las 09:15 horas del 29 de marzo de 2017 se levantó
constancia de que la parte Mizuno Corporation
no se hizo presente a la comparecencia oral y privada, previamente convocada,
pese a haber sido notificados sus representantes (véase folio 24 del expediente
principal 01-2016).
34.
A las 11:05:44 horas del día 29 de marzo de 2017 el
señor xxx, miembro propietario del órgano director del procedimiento
administrativo, rinde el informe de instrucción referente al expediente
administrativo NO-01-2016 (véanse folios 25 a 30 del expediente principal
01-2016). En este concluyó lo siguiente:
“ELEMENTOS A CONSIDERAR DENTRO DEL CASO:
Sobre el caso que nos ocupa, se determinó
mediante el informe de actividad procesal
defectuosa de fecha 25 de octubre de 2016,
que: Que en fecha 9 DE JUNIO DE 2016, se inscribió el signo marcario MIZUNO en clases
18, 25 Y 28 internacional, bajo el registro 252940, cuyo titular es MIZUNO
CORPORATION, estando previamente presentada la marca de fábrica y comercio
MIZUNO DISEÑO (expediente 2015-4319) solicitada por el señor xxx, lo cual contraviene
lo establecido por los artículos 4 inciso b), 8 incisos a) y b) Y 17 de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió haberse hecho una
acumulación de los expedientes 2015-7431,2015-7432 Y 2015-4319 a fin de ser
resueltos en una misma resolución dado que existía una oposición a la
inscripción de la solicitud 2015-4319 por parte de la empresa solicitante de
las otros signos citados, ajustándose así a los principios de congruencia,
economía procesal, celeridad y legalidad.
En razón de lo anterior, se inició el presente
proceso, con la finalidad de determinar si existía una nulidad absoluta con
carácter de evidente y manifiesta del registro 252940 propiedad
de la empresa MIZUNO CORPORATION. Ante este procedimiento, la apoderada de la
citada empresa MIZUNO CORPORATION, la Lic. xxx, se
apersonó por medio de escrito presentado el día de la audiencia al ser las
8:25:03, indicando en lo que interesa lo siguiente:
“…Mizuno Corporation reconoce que existe una violación al Debido
Proceso, siendo que la solicitud de Mizuno, inscita (sic) bajo el registro número 252940,... debió
acumularse con la oposición presentada contra la marca diseño especial,
solicitud No. 2015-4319, y la solicitud de la marca diseño especial solicitud No.
2015-7432 para su resolución en conjunto. No obstante lo anterior, se solicita
a este Órgano Director resolver de manera proporcional y razonable, siendo que
mi Representada no tuvo ninguna injerencia en el proceso de inscripción de la
marca MIZUNO, registro No. 252940, ni tampoco hizo incurrir en error a la
Administración.... Solicito a este Órgano Director... devolver la solicitud de
la marca MIZUNO solicitud 2015-7431, al momento de su publicación en el diario
oficial La Gaceta y continuar con el proceso de conocimiento de la oposición,
siendo que ambas solicitudes de marca ya fueron publicadas en la Gaceta."
Por lo anterior, queda claro, que en el
presente caso, nos encontremos ante una nulidad absoluta con carácter de
evidente y manifiesta en la inscripción del registro 252940, por cuanto en
fecha 9 DE JUNIO DE 2016, se inscribió el signo marcario MIZUNO en clases 18,
25 Y 28 internacional, bajo el registro 252940, cuyo titular es MIZUNO
CORPORATION, estando previamente presentada la marca de fábrica y comercio
MIZUNO DISEÑO (expediente 2015-4319) solicitada por el señor xxx, lo cual
contraviene lo establecido por los artículos 4 inciso b), 8 incisos a) y b) Y
17 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por consiguiente, debió
haberse hecho una acumulación de los expedientes 2015-7431, 2015-7432 y
2015-4319 a fin de ser resueltos en una misma resolución dado que existía una
oposición a la inscripción de la solicitud 2015-4319 por parte de la empresa
solicitante de los otros signos citados, ajustándose así a los principios de
congruencia, economía procesal, celeridad y legalidad.
Por lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, el
presente asunto deberá ser remitido a la Procuraduría General de la República,
a efectos que sea allí, donde se determine si el vicio en la inscripción del
registro 252940, constituye una nulidad que puede ser palpable a simple vista,
sin realizar mayor labor exegética, tal como lo exige la nulidad absoluta,
evidente y manifiesta.
ESTE ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REMITE EL INFORME
DE LA ETAPA INSTRUCTIVA PARA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.
Concluida la instrucción del procedimiento
administrativo y conforme a las evidencias que obran en el expediente, se rinde
el presente informe de la etapa instructiva ante el Superior Jerárquico, a
efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda, con fundamento en los
hechos esbozados. Así mismo se ordena la suspensión del plazo ordenado por la
normativa plasmada en el artículo 319 de la Ley General de la Administración
Pública, a efectos de emitir la resolución del acto final hasta tanto, éste
Órgano director cuente con el dictamen respectivo de la Procuraduría General de
la República para el caso en particular (artículo 173.1 de la Ley General de la
Administración Pública).”
35.
Por medio de oficio AJ-RPI-029-2017 se hace llegar
el informe de instrucción del expediente NO-01-2016, al señor xxx, con la
finalidad de pasar este documento a la Dirección General del Registro
Nacional, para que este a su vez remitiese las piezas al Despacho de la
Ministra de Justicia (hoja sin foliatura que consta dentro del expediente
principal 01-2016).
36.
A través del oficio DPI-RPI-0136-2017 del 8 de mayo
de 2017, se remite el informe de instrucción del expediente NO-01-2016, al
señor xxx, Director General del Registro Nacional, con la finalidad que la
Dirección General del Registro Nacional remita las piezas al Despacho de la
Ministra de Justicia y Paz, que de previo a dictar el acto final debe de enviar
el informe para conocimiento de la Procuraduría General de la República, dicho
envío deberá ser realizado según lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley
General de la Administración Pública y el dictamen C-421-2007 de PGR, por el
jerarca institucional, en este caso la Ministra de Justicia y Paz (hoja sin
foliatura que consta dentro del expediente principal 01-2016).
37.
Mediante oficio DGL-558-2017 del 11 de mayo de 2017
se remite a la señora xxx, Ministra de Justicia y Paz, el informe de
instrucción del procedimiento de nulidad oficiosa NO-01-2016, contra el
registro de propiedad n.º 252940, propiedad de MIZUNO
CORPORATION, a efectos de que sea remitido a la Procuraduría General de la
República (hoja sin foliatura que consta dentro del expediente principal
01-2016).
38.
Finalmente, por medio de oficio MJP-480-05-2017
fechado 14 de junio del 2017, y recibido por la Procuraduría General de la
República en fecha 19 de junio de 2017, el señor xxx, Ministro de Justicia y
Paz a.i., remite el expediente original, del
procedimiento de nulidad oficiosa, NO-01-2016, contra el registro de propiedad
Nº252940, referente a la marca MIZUNO, con la finalidad de que se rinda
dictamen sobre la procedencia o no de la nulidad en cuestión.
II.
SOBRE LOS REQUISITOS PARA
DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA EN SEDE ADMINISTRATIVA.
Los actos administrativos
sirven para expresar la función administrativa y están sujetos a un régimen de
validez, del cual depende su existencia a nivel jurídico. La Ley General de la
Administración Pública (Ley N° 6227 del
02 de mayo de 1978), establece dos tipos de nulidades a los cuales están
sujetos los actos administrativos:
“Artículo 165.-La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la violación cometida.
Artículo 166.-Habrá nulidad
absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos
constitutivos, real o jurídicamente.
Artículo 167.-Habrá nulidad
relativa del acto cuando sea imperfecto
uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la
realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.”
En el caso particular del derecho
marcario, se halla la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 vigente desde el 01 de febrero de 2000), en
la cual se estatuye que para declarar la nulidad de un registro, será de
aplicación el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, así:
“Artículo 37°- Nulidad del registro. Siempre que se
garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona
con interés legítimo o de oficio,
el Registro de la Propiedad
Industrial declarará la nulidad del registro de una marca, si contraviene
alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales
que, al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las
causales de nulidad solo se hayan dado respecto de algunos productos o
servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad
únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista
respectiva en el registro de la marca.
La acción de nulidad
prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del
registro.
No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un
registro anterior, si se invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del
artículo 39 de esta ley y resulta fundada.
El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía
reconvencional, en cualquier acción por infracción de una marca registrada.
La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y
retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos
de buena fe. Tratándose de una
nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 incisos
1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de
1978.”
(Subrayado no es del origunal)
De esta manera, los actos
absolutamente nulos pueden ser anulados en la vía administrativa, cuando la
nulidad de la que adolezcan sea además de absoluta, evidente y manifiesta. El
procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, se encuentra
regulado, precisamente, en el artículo 173 de la Ley General de la
Administración Pública.
Para ello, es necesario el
dictamen de este Órgano Asesor, que debe darse de manera previa al dictado del
acto final y que debe referirse necesariamente sobre el carácter absoluto,
evidente y manifiesto de la nulidad invocada. Asimismo, el artículo exige que,
de previo a dictar el acto final, es necesario dar audiencia a las partes y
cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario del mismo cuerpo
normativo. De forma tal que, el artículo 173 establece literalmente:
“Artículo 173.-
1) Cuando la nulidad
absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, podrá
ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de
recurrir al contencioso-administrativo de lesividad, previsto en el Código
Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría
General de la República; este dictamen es obligatorio y
vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos
administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la
contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá
rendir el dictamen.
En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse
expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad
invocada.
2) Cuando se trate de la
Administración central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo
acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o
Poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la
jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de
reposición o de reconsideración, en los términos del Código Procesal
Contencioso-Administrativo.
3) Previo al acto final de
anulación de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá
dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento
administrativo ordinario dispuesto en esta Ley.
4) La potestad de revisión
oficiosa consagrada en este artículo, caducará en un año, a partir de la
adopción del acto, salvo que sus efectos perduren.
5) La anulación
administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión
de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta,
será absolutamente nula, y la Administración estará obligada, además, al
pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de las
responsabilidades personales del servidor agente, de conformidad con el segundo
párrafo del artículo 199.
6) Para los casos en que el
dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y
manifiesta corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la
declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados entre
sí, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso
d) del artículo 26 de esta Ley.
7) La pretensión de lesividad no podrá deducirse por
la vía de la contrademanda.”
(Así reformado por el artículo
200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal
Contencioso-Administrativo)
Del
texto normativo citado, se colige que deben cumplirse inexorablemente con los
requisitos que se establecen, pues de lo contrario no será posible declarar la
nulidad evidente y manifiesta del acto administrativo bajo examen. Precisamente,
sobre este tipo de nulidad la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha
indicado que:
“Previo a resolver lo que corresponda, conviene reiterar
que existen tres maneras para que la Administración suprima actos generadores
de derechos subjetivos a saber: 1) cuando se trate de nulidad absoluta evidente y manifiesta puede anularlo
por sí misma, siguiendo previamente el trámite establecido en el numeral
173 de la LGAP, y el procedimiento administrativo ordinario establecido en los
artículos 308 y siguientes de esta Ley, es decir, respetando el debido proceso. Concluido lo anterior, el jerarca, previo a la decisión final,
debe remitir el expediente a la Procuraduría General de la República o a la
Contraloría General de la República según sea el caso, a efecto de que rinda el
dictamen favorable que requiere la ley” (Sala Primera, resolución número
1678-2013 de las nueve horas treinta minutos del doce de diciembre del año dos
mil trece).
En este sentido, conviene
rescatar el criterio que también ha sido vertido por la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia, así:
“Tal como reiteradamente ha resuelto la Sala, a la Administración
le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido,
que confieran derechos subjetivos a los particulares. Así, los
derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de
revocación (o modificación) de los actos administrativos con el fin de poder
exigir mayores garantías procedimentales. La Administración al emitir un acto y
con posterioridad a emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos
subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto
había concedido. La única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo
del ordenamiento es el proceso jurisdiccional de lesividad, pues este proceso
está concebido como una garantía procesal a favor del administrado. En nuestro
ordenamiento existe la posibilidad de ir
contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen favorable de la
Procuraduría General de la República, y de conformidad con el artículo 173
de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la
Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, los
ha omitido del todo, como se evidencia en el presente caso que ocurrió, el
principio de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad, la invalidez del acto. Por
consiguiente, lo que procede es declarar con lugar el recurso por existir
violación del principio de los actos propios y del debido proceso."
(Sentencia número 00755-94 de las doce horas doce minutos del cuatro de febrero
de mil novecientos noventa y cuatro.)” (Sala Constitucional,
resolución número 2244-2004 de las catorce horas con cincuenta y nueve minutos
del dos de marzo del dos mil cuatro)
Aunado lo antes expuesto, debe
señalarse que esta Procuraduría, en su función consultiva ha establecido,
respecto de la nulidad prevista en el numeral 173 de la Ley General de la
Administración Pública, lo siguiente:
“II. Sobre la Nulidad,
Absoluta, Evidente y Manifiesta. El artículo 173.1 de la LGAP establece
que cuando la nulidad absoluta de un
acto administrativo declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta,
esta podrá ser declarada por la Administración Pública en vía
administrativa. Lo dispuesto en este numeral implica que el vicio que
afecte al acto debe dar lugar a una nulidad absoluta en los términos de los
artículos 166 y 167 de la LGAP. Es decir, que habrá nulidad absoluta cuando
falten uno o varios de los elementos constitutivos del acto, sea real o
jurídicamente, esto es sujeto, fin, contenido y motivo al tenor de los
artículos 129, 131, 132 y 133 ibídem. Pero también habrá nulidad absoluta
cuando alguno o varios de los elementos están imperfectamente constituidos de
modo tal que impidan la realización del
fin del acto. Ahora bien, la nulidad de un acto administrativo declaratorio
de derechos en vía administrativa es excepcional. En esta materia rige el
principio de la intangibilidad de los actos propios, por lo que la regla es que
dicha nulidad sea declarada en sede jurisdiccional. De allí que sólo en los casos en que la nulidad sea de tal gravedad que
pueda ser calificada de absoluta y dicha característica sea evidente y
manifiesta, la propia administración pueda anular sus actos.” (El destacado
no corresponde al original)” (Dictamen C-176-2013 de 02 de septiembre del 2013).
Ahora
bien, habiéndose sometido a nuestro conocimiento el presente procedimiento y
una vez analizados los presupuestos del artículo 173 de la Ley General de la
Administración Pública, emitiremos las razones jurídicas que fundamentan
nuestra decisión.
III.
SOBRE LA
ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD DE DICTAMEN DE NULIDAD: ÓRGANO COMPETENTE.
En el presente
asunto se somete a conocimiento de este órgano asesor, la posible nulidad del
registro marcario
n°. 252940 referente a la marca MIZUNO.
Así las cosas, realizado el
estudio pertinente del expediente administrativo 01-2016 se observa que la
Ministra de Justicia en ejercicio, instruyó mediante la resolución n°.
615-2016 de las 15:30 horas del 08 de noviembre de 2016 la conformación del
órgano director del procedimiento administrativo a fin de hallar la verdad real
de los hechos y garantizar el debido proceso (véanse folios 14 y 15 del expediente principal
01-2016). Cuestión que se encuentra en apego de lo preceptuado por el
cardinal 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Asimismo, en el
presente asunto es el Ministro de Justicia a.i quien
remite la solicitud de dictamen a esta Procuraduría, a efectos de emitir el
dictamen favorable estipulado en el artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos y el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública,
razón por la cual estima esta Procuraduría que se ha cumplido con los
requerimientos legales al respecto.
IV.
SOBRE EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO EN EL EXPEDIENTE 01-2016.
Como requisito previo a la
declaratoria de nulidad en vía administrativa, la Administración se encuentra
compelida a realizar un procedimiento ordinario en los términos dispuestos en
los numerales 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de
manera que este sea sustanciado a fin de se declare dicha nulidad,
garantizándose el derecho de defensa del administrado o afectado; y además, se
compruebe que dicha nulidad efectivamente es absoluta, evidente y manifiesta,
pues de lo contrario acto anulatorio perseguido adolecería de invalidez.
En el particular y
una vez revisados los documentos y actos que componen el expediente
administrativo N° 01-2016 y el legajo de prueba, este último el que contiene el 2015-4319, 2015-7431 y
2015-7432, observa esta Procuraduría que a la fecha se han agotado las etapas
procesales del procedimiento administrativo ordinario, a tenor de la Ley
General de la Administración Pública, por lo que procedimentalmente no se
hallan falencias que hagan mérito para la denegatoria del dictamen afirmativo.
Asimismo, el expediente
administrativo que fue remitido a este órgano asesor, se encuentra debidamente
foliado y ordenado, razón por la cual se considera cumplido el requisito en
este sentido.
V.
SOBRE LA NULIDAD
INVOCADA: RESULTA ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA.
Según la Organización Mundial del Comercio[1]
los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las
personas sobre las creaciones de su mente y otorgan al creador, derechos
exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. Así, los derechos de propiedad intelectual se
dividen en dos sectores principales:
a)
Los
derechos de autor y derechos con él relacionados y,
b)
La
propiedad industrial.
Para el caso que nos ocupa, nos referiremos a la
propiedad industrial, pues justamente dentro de las esferas de
protección que atañen a este campo, se encuentran los signos distintivos, en
particular marcas de fábrica o de comercio, las cuales han sido concebidas por
la Organización Mundial del Comercio como
aquellas que “distinguen los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas” [2].
En esta
misma línea, se encuentra el autor Cabanellas de Torres, quien conceptúa marca
de fábrica como “señal o distintivo que
el fabricante pone a los productos característicos de su industria”[3].
A nivel nacional, la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 vigente desde el 01
de febrero de 2000), en su numeral 2 define marca como “cualquier signo o combinación de
signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o
servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.
Cabe hacer notar desde ahora que el artículo 2 citado es claro en
señalar que no será susceptible de inscripción una marca que no sea lo suficientemente
distintiva para bienes o servicios de la
misma clase.
En este sentido, la Sala Primera se ha pronunciado sobre la finalidad
que se persigue con el derecho marcario:
“La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
número 7978 del 22 de diciembre de 1999, establece en su artículo segundo, el
concepto de marca y se refiere a este como cualquier signo o combinación de
signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otras, teniendo en cuenta que son lo bastante distintivos o susceptibles de poder identificarlos de otros de su misma especie o
clase. Se ha entendido que este
concepto encierra dos aspectos fundamentales de la funcionalidad de la marca,
uno, la procedencia, lo que no quiere decir necesariamente que la marca deba
indicar quien es su fabricante, sino, se refiere a que el consumidor pueda
tener un grado de confianza de alguien que vaya a responder por el producto
vendido. En segundo lugar, debe
cumplir con ser un elemento que permita al adquirente distinguir el producto
ofrecido. Esta Sala en ocasiones anteriores ha abordado el tema y ha
definido el objetivo de los signos distintivos, de la siguiente manera: “Estos apelan fundamentalmente al sentido de
la vista –aún cuando otros ordenamientos admiten
consideraciones olfativas y sonoras- con el objetivo de lograr la
diferenciación de los productos, servicios, o empresas respecto de los
competidores, de tal forma que el
usuario o consumidor pueda identificarlos de manera rápida y sin que sean
confundidos con los de la competencia. Son signos distintivos las
marcas, las indicaciones de procedencia, los nombres comerciales, la razón
social, los modelos de utilidad y los dibujos industriales, pues permiten
determinar el origen de un bien. Su protección no se presenta únicamente en la
doctrina de la propiedad intelectual, donde privan consideraciones puramente
privadas, pues también se tutelan a través del derecho de la competencia, el
cual está claramente imbricado en el interés público de tutela de los
consumidores, cuando el uso de tales signos es susceptible de introducir
distorsiones en el mercado que puedan perjudicarles.”. (Resolución
número 855 de las 16 horas del 10 de noviembre de 2005). “(Sala Primera, resolución número 000604-F-2007 de
las diez horas del diecisiete de agosto de dos mil siete. En sentido similar, es posible ver la
resolución 000860-F-S1-2014 de las dieciséis horas cinco minutos del tres
de julio de dos mil catorce.)
En esta misma vertiente, la Constitución Política en su artículo
46 establece el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses
económicos, a recibir información adecuada y veraz; y, a la libertad de
elección de los bienes y servicios que adquiere.
De ahí que, de acuerdo con nuestra legislación, es posible la
inscripción de las marcas que distingan a un producto, siempre y cuando dichas marcas no resulten susceptibles de crear
confusión, ni afecten derechos de terceros (artículos 3, 7 y 8 de la Ley de
Marcas).
Asimismo, la protección de la marca inscrita se relativiza con el principio
de especialidad, según el cual es posible que dos marcas idénticas o similares
puedan ser inscritas, siempre y cuando la marca no esté dirigida a identificar productos o servicios idénticos o
similares que pertenezcan a la misma clase internacional y que dicha
inscripción no conduzca a error al consumidor. Sobre el tema, el Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la
Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, OMPI, ha señalado:
e) Principio de especialidad
37. El derecho a impedir que terceros utilicen la marca
en el comercio está subordinado al principio de especialidad, a saber, sólo
puede hacerse valer en lo que respecta a los productos y servicios para los que
la marca haya sido protegida, protección que por lo general se lleva a cabo
mediante el registro. En principio, es
posible que terceros utilicen una marca idéntica para productos o servicios que
no se parezcan a aquellos a los que se aplique la marca, a condición de que no exista riesgo de confusión, asociación o
pérdida de reputación.[4]
Se
desprende de lo expuesto, que no podría existir una marca que sea similar o
idéntica a otra, para proteger bienes o servicios de la misma clase internacional
y que pueda generar confusión en el consumidor en relación con los bienes a
adquirir y el origen empresarial de los mismos.
Ahora
bien, una vez adquirida la inscripción de la marca, el ordenamiento jurídico
del mismo modo establece una serie de derechos para su titular:
“Artículo
25.-Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de
comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su
consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso
indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para
la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. En el
caso del uso de un signo idéntico, incluidas indicaciones geográficas y
denominaciones de origen, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la
probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su
titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin
su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos: ….”
Por otro lado, en lo que atañe al tema de la nulidad de
registros de marcas, la Ley de Marcas también establece la posibilidad de declararla, siempre y
cuando se configure lo determinado en el numeral 37 de dicho cuerpo normativo.
Así las cosas, es posible
declarar la nulidad de un registro de marcas, siguiendo el procedimiento establecido
en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y siempre que
se encuentre ante un supuesto de violación de los numerales 7 y 8 de la Ley de
Marcas. De esta forma se señala:
“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No
podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los
siguientes:
a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o
una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que
se trata.
b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o
servicio al cual se aplica.
c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje
corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del
producto o servicio de que se trata.
d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda
servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio
de que se trata.
e) Un simple color considerado aisladamente.
f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta
de modo especial y distintivo.
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o
servicio al cual se aplica.
h) Sea contrario a la moral o el orden público.
i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas,
religiones o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad
internacional.
j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o
el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de
que se trata.
k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una
marca cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de
prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a
solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los mismos
productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con
aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido
de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del
vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona
que solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o
cancelado a su causahabiente.
l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.
m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u
otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier
Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad
competente del Estado o la organización.
n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control
o garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la
autoridad competente de ese Estado.
ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de
cualquier país, títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos,
estampillas, timbres o especies fiscales en general.
o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos
que lleven a suponer la obtención de galardones con respecto al producto o
servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados
al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar el
registro.
p) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en
Costa Rica o en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o
acuerdo relativo a la protección de las variedades vegetales.
q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la
presente ley.
Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un
conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o
servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio.
Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún
signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de
terceros, en los siguientes casos, entre otros:
a) Si el signo es idéntico o
similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen,
registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha
anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con
estos, que puedan causar confusión al público consumidor.
(Así reformado el inciso
anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)
b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser
idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de
origen, registrada o en trámite de
registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los
mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero
susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación
geográfica o la denominación de origen anterior.
(Así reformado el inciso
anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)
c) Si el uso del signo es
susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una
indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha
anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el
artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o
servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue
la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.
(Así reformado el inciso
anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)
d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser
idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero
desde una fecha anterior.
e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en
cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del
público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio
internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte
susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o
un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.
f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un
tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el
hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del
solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona
o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido
declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el
extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul
costarricense.
g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el
prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita
el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.
h) (Así derogado por el
artículo 1° aparte e) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008)
i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial,
de una marca de certificación protegida desde una fecha anterior.
(Así reformado el inciso
anterior por el artículo 1° aparte d) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de
2008)
j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o
un derecho de propiedad industrial de un tercero.
k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un
acto de competencia desleal.” (Resaltado no es del original)
En el asunto que
nos ocupa, es claro que de conformidad con el artículo 8 incisos a), b) y c)
del artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, nos encontramos
ante un supuesto de nulidad de registro marcario, pues se encuentran en juego
derechos de terceros.
Esto es así, por
cuanto de la sustanciación del procedimiento administrativo, se logra
establecer claramente que, la marca Mizuno registrada
bajo el número 252940 clase 25 internacional, fue solicitada el
31 de julio de 2015 en gestión n°. 2015-7431 a título de Mizuno
Corporation, siendo que fue inscrita antes que la
marca Mizuno solicitada con el
n°. 2015-4319 por xxx en la clase 25 internacional, pese a que esta última
ingresó el 07 de mayo de 2015; es decir, fue inscrita antes de que se
resolviera una solicitud de registro
preexistente, cuestión que se configura en una causal de nulidad a tenor de lo
que dispone la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
Nótese que la situación se agrava
si se toma en consideración que ambas marcas coinciden fonéticamente y se
encuentran enmarcadas en la misma clase internacional, sea la n° 25; poniéndose
en peligro los derechos del consumidor.
Así las cosas, considera este
órgano asesor que, de conformidad con la normativa supra citada, nos
encontramos ante un supuesto de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por lo
que procede el dictamen afirmativo.
VI.
CONCLUSIÓN.
En virtud de lo expuesto y de
conformidad con lo establecido en el artículo 173 y concordantes de la Ley
General de la Administración Pública, esta Procuraduría General rinde dictamen
favorable, a fin de que se proceda a declarar, en vía administrativa, la
nulidad absoluta, evidente y manifiesta, del registro 252940
referente a la marca MIZUNO, cuyo titular es Mizuno
Corporation.
Atentamente,
Licda. Karen Quirós Cascante Licda. Grettel
Rodríguez Fernández
Abogada de Procuraduría Procuradora B
GRF/KQC
[1] Sobre este tema, véase: Organización
Mundial del Comercio. “ADPIC: INFORMACIÓN SOBRE LOS ADPIC: ¿Qué se entiende por "derechos de propiedad
intelectual"?. Sitio web, consultado el 23 de
noviembre de 2017, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm
[2] Sobre este tema, véase: Organización
Mundial del Comercio. “ADPIC: INFORMACIÓN SOBRE LOS ADPIC: ¿Qué se entiende por "derechos de propiedad
intelectual"?. Sitio web, consultado el 23 de
noviembre de 2017, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm
[3] Cabanellas de
Torres, Guillermo; Cabanellas de las Cuevas Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta,
19° Edición. Buenos Aires, Argentina, 2006, pág. 237.
[4] Relación
entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de
marcas, Ginebra,
2007.
C-284-2017
NULIDAD ABSOLUTA,
EVIDENTE Y MANIFIESTA. DERECHO
MARCARIO. SOLICITUD PREEXISTENTE.
El
Ministerio de Justicia solicita nuestro criterio favorable dentro del
procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta seguido contra la
marca M… clase 25 internacional, por existir una solicitud previa en esa misma
clase.
Mediante
dictamen C-284-2017 del 29 de noviembre del 2017, Grettel Rodríguez Fernández,
Procuradora del Area de Derecho Público y Karen Quirós Cascante, Abogada de
Procuraduría, arriban a las siguientes conclusiones:
En
virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 173 y
concordantes de la Ley General de la Administración Pública, esta Procuraduría
General rinde dictamen favorable, a fin de que se proceda a declarar, en vía
administrativa, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, del registro …referente a la marca M…, cuyo
titular es …